Miércoles, 14 de Abr, 2021
Buscar en Marcasur Marcasur
Patentes

Patentes de software en Europa y EEUU: ¿hay tantas diferencias como nos dice el tópico?

Históricamente, y a un nivel muy general, siempre se ha defendido el tópico de que en Estados Unidos se puede patentar software y en Europa no.

Por Ricardo Ontañón. ClarkeModet

Históricamente, y a un nivel muy general, siempre se ha defendido el tópico de que en Estados Unidos se puede patentar software y en Europa no. Famosas son, entre otras patentes de software, la patente US 5,960,411 de compra “1-click” de Amazon, por la que los clientes pueden comprar artículos con un solo clic de ratón -y que expiró en 2017-. También la patente US 6,727,830 de “doble click” concedida a Microsoft en 2004, que permite abrir diferentes aplicaciones en función del tipo de pulsación realizada sobre un botón (pulsación corta, larga o doble). Ambas patentes fueron concedidas en EE.UU. pero no así en Europa. En el primer caso, la patente europea se denegó y en el segundo caso, no se presentó solicitud de patente europea.

Pero los tópicos están para desmontarlos. En primer lugar, nunca ha sido cierto que en Europa no se pueda proteger el software mediante patente europea, si por “software” nos estamos en realidad refiriendo a “invenciones implementadas por ordenador”, donde la invención se implementa, al menos parcialmente, mediante un programa de ordenador ejecutado en un aparato programable basado por ejemplo en procesador. Este tipo de invenciones han sido y son patentables en Europa siempre que se demuestre que el software contribuye a la resolución de un problema técnico, como por ejemplo una reducción del tiempo de proceso o de los recursos computacionales requeridos.

Además, la situación del “todo vale” en el país norteamericano ha cambiado en los últimos años a raíz de diversas decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en la pasada década, en particular Bilski v. Kappos (2010), Mayo v. Prometheus (2012) y Alice Corp. v. CLS Bank International (2014). Esta última decisión de 2014, conocida como Alice, es especialmente relevante ya que instauró ese mismo año la aplicación de un test de patentabilidad en las Directrices de Examen de los examinadores de patentes norteamericanas, por el cual se evalúa, entre otros aspectos, si la invención se refiere a una idea abstracta y si las reivindicaciones de la solicitud de patente incluyen elementos técnicos adicionales que permitan su patentabilidad. A partir de entonces ya no se pueden patentar en EE.UU. ideas abstractas por el mero hecho de que éstas están implementas en un ordenador. Es necesario algo más.

Y es en este momento, a partir de finales de 2014, cuando podemos afirmar que las posiciones de Europa y EE.UU. relativas a la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador, hasta entonces muy distantes, comienzan a alinearse. Efectivamente, en línea con el teórico cambio producido los agentes de patentes, comenzamos a recibir acciones oficiales de la Oficina de Patentes de EE.UU. (USPTO) que se asemejan cada vez más a las de sus homólogos de la Oficina de Patentes Europea (EPO) para invenciones de software sin un efecto técnico asociado. Pero con matices y pequeñas diferencias. Mientras que en Europa se las consideran normalmente como invenciones carentes de actividad inventiva, en EE.UU. son rechazadas por tratarse de una idea abstracta cuya implementación en una computadora no es suficiente para hacerla patentable.

Las acciones oficiales emitidas en los últimos años sobre las solicitudes de patente relacionadas con el software en EE.UU. han evolucionado frecuentemente en denegaciones de la patente. Y como reacción a estos rechazos, se han presentado en ciertos casos apelaciones ante los Tribunales Federales de Apelaciones (C.A.F.C.), los cuales en gran medida han ratificado la posición de los examinadores al respecto de este tipo de invenciones. Por ejemplo, en 2020 se apelaron 27 denegaciones de patentes de software y para 22 de ellas el dictamen las siguió considerando inválidas, puesto que ahora se requiere explicar cómo se logra un resultado particular o cómo se resuelve un problema, llegándose incluso a intentar localizar en la descripción detalles técnicos de implementación en caso de que éstos no emerjan de las reivindicaciones.

En definitiva, las invenciones de software pueden ser patentables, pero es conveniente analizarlas de manera individual para confirmar que contribuyen a aportar un efecto técnico y, en el caso de que se proceda a la preparación de una solicitud de patente, indistintamente de que sea para Europa o para EE.UU., detallar en la descripción y figuras todos los elementos técnicos que permiten resolver un problema técnico, incorporándolos también de alguna forma en la redacción de las reivindicaciones.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 79