Marcas

Restitución de frutos: un paso valioso hacia condenas ejemplificadoras en materia de Propiedad Intelectual

Uno de los principales problemas que encontrábamos (y aún encontramos) al momento de defender los derechos intelectuales de nuestros clientes era asegurarles la reparación integral de los daños que genera el uso sin autorización de sus bienes intangibles.

Por Paula Caraffa Morando, Ojam Bullrich Flanzbaum

Que genera un perjuicio no hay dudas y así lo han entendido los jueces partiendo de una presunción de daño frente a la dificultad de acreditarlo (1). Sin embargo, nos quedábamos a mitad de camino porque seguía otra dificultad: su cuantificación.

Para superar esta dificultad, había analizado el tema y concluido que una posible solución era solicitar la restitución de los frutos. Esta postura nos permitía solicitar a los jueces que se fije la condena en base a las ganancias del infractor y la deducción de los costos, ello para evitar tanto un enriquecimiento sin causa del infractor y, a su vez, del titular (2).

Había fundado mi tesis en las normas del Derecho Civil que reconocen la obligación del poseedor de mala fe de reintegrar todos los frutos percibidos; los artículos 45.1 y 45.2 del ADPIC que consagran tanto la reparación de los daños y perjuicios como la restitución de las utilidades percibidas ilícitamente; el decreto-ley 6673/63 de Modelos y Diseños Industriales que expresamente contempla el deber de restituir los frutos; algunos fallos que en forma difusa reconocían la restitución de las ganancias del infractor y la reparación de daños (3); y opiniones a favor de distinguida doctrina nacional (4).

Finalmente, esta postura fue recientemente consagrada en forma clara y concluyente en la causa “Industrias Saladillo S.A. c/ Tigre Argentina S.A. s/Cese de uso de marca”, al quedar firme la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal frente al rechazo del recurso de queja para acceder a la Suprema Corte (5).

La Cámara señaló expresamente que, “si la marca está en uso, y por ende goza de clientela, corresponderá ordenar la restitución de las ganancias que ella facilitó obtener al infractor, de manera tal que la solución a la gran dificultad de probar la cuantía del daño en los casos en los cuales se infringe un derecho de propiedad intelectual, radica en la obligación de restituir los frutos generados por el bien inmaterial a favor de su titular”.

Cabe resaltar también este precedente por haber elevado considerablemente la condena fijada en la anterior instancia (aproximadamente de U$D 5.000 a U$D 65.000), decisión fundada en un análisis pormenorizado de las ganancias del infractor y los costos deducibles que arrojaron la pericial contable.

Acogemos favorablemente este precedente porque contribuye no sólo a fijar pautas más claras para cuantificar las condenas por usos indebidos en nuestra materia, sino también a desalentar conductas disvaliosas al correr los infractores con el riesgo de pagar condenas como la que comentamos.

Por todos los puntos resaltados relativos a la restitución de frutos y al cálculo de la condena, cuanto a otros aciertos como el reconocimiento de la importancia de los signos distintivos que llamamos “no tradicionales” -en este caso la combinación de colores que identifican los tubos de la actora-, sugiero fuertemente la lectura de este precedente y quedo a disposición del lector si es de su interés obtener una copia.

1 “Industrias Saladillo S.A. c/ Tigre Argentina S.A. s/Cese de uso de marca”, CNCiv.y Com. Fed., Sala III, 01/10/2019

1 Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala II, “Iurcovich Natal León c/ Industrias Bravi S.A.”, 28/12/1995; CNCiv.y Com.Fed., Sala II, “Pardal, María Alejandra c/ Promofilm S.A. y otros”, 15/10/10, CNCiv.y Com.Fed., Sala III, “The Procter & Gamble Company c/ Hongquiang Qui”, 26/04/2011; y CNCiv.y Com.Fed., Sala II, “Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina c/Frávega SACIEI”, 21/10/2020.

2 Paula Mariana Caraffa Morando, Tesis de Derecho Aplicado sobre Reparación integral de los daños generados por las infracciones marcarias presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para optar al título de Magíster en Propiedad Intelectual, Bs. As. 2012.

3 Cfr. CNCiv. y Com. Fed., Sala I, “Wrangler Apparel Corp c/ Gogolin, Luciana Marisol”, 22/03/2012; y CNCiv. y Com. Fed., Sala 3ª, “Federation International de Football Association c/ Carrefour Argentina S.A.”, 08/07/2008.

4 Cfr. Breuer Moreno, Pedro C. (n), “Restitución de frutos y marcas”, en Petrone, Aldo (dir.), Cuadernos de propiedad intelectual N°3, Ad-Hoc, Buenos Aires, (2007), 211 a 229.; y Etcheverry, Oscar, “La reparación de daños en las infracciones de marcas y nombres”, Derechos intelectuales 3, Astrea, Buenos Aires, (1988), 13-20, 15.

5  “Industrias Saladillo S.A. c/ Tigre Argentina S.A. s/Cese de uso de marca”, CNCiv.y Com. Fed., Sala III, 01/10/2019

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Marcasur Magazine - Edición Nº 80