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¿Cómo el registro de la marca tridimensional de Guerlain para pintalabios podría facilitar el acceso de nuevas solicitudes?

La apreciación hecha por el Tribunal General de la UE da mayor relieve al criterio de la forma diferente de la norma o costumbres, no limitándolo únicamente a lo que pueda considerar el examinador como diseño preponderante.

¿Cómo el registro de la marca tridimensional de Guerlain para pintalabios podría facilitar el acceso de nuevas solicitudes?

Por Dr. Carlos Farfan, abogado asociado BARLAW

El pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea en el Proceso T-488/20 (Guerlain v EUIPO) de solicitud de registro de una marca tridimensional para identificar lápices labiales de la clase 3 podría brindarnos mayores precisiones en lo referido a la comprobación de la distintividad de esta clase de signos y facilitar el acceso de nuevas solicitudes.

El caso en cuestión inició con la solicitud presentada por Guerlain ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) del signo conformado por este diseño para distinguir lápices labiales de la clase 3.

De acuerdo a la solicitante, su forma componía “un casco de barco, capazo (cesta) o lingote invertido con bordes redondeados”. Pese a ello la EUIPO le denegó protección en aplicación de la causal absoluta de falta de distintividad del artículo 7 apartado 1 literal b) del Reglamento 2017/1001.

La lógica de esta decisión recayó, primeramente, en descartar el diseño original del signo, atribuyéndole más bien una forma cilíndrica la cual, en segundo lugar, no difiere del resto de diseños del sector comprendido en el mercado específico de lápices labiales, el cual posee en su mayoría diseños cilíndricos como el solicitado.

Ante el Tribunal General, la impugnación de la solicitante versó principalmente en respaldar la forma particular del signo tridimensional, agregando que la EUIPO lo había presentado de manera “abusiva y cuestionable” en posición horizontal y no vertical como correspondía al diseño original.

Antes de evaluar los hechos y argumentos de las partes, el Tribunal consideró importante resaltar preliminarmente dos aspectos en relación a las marcas tridimensionales: primeramente, que la apreciación del consumidor hacia estos no será necesariamente la misma que con aquellos denominativos y figurativos; y, que para que un signo tridimensional cuya forma se asemeje al producto que busca identificar sea distintivo, esta debería divergir significativamente de la normas o costumbres de su sector específico.

Tras estas consideraciones y enfocándose en la argumentación de la EUIPO, el Tribunal detectó una contradicción pues si bien esta primera había constatado que el sector específico de los lápices labiales se conformaba principalmente de aquellos de forma cilíndrica, también señaló que este cuenta con otros diseños menos predominantes.

De esta manera, citando un pronunciamiento anterior, señaló que no es correcto reducir el sector específico evaluado a únicamente una sola forma solo por el hecho que sea la más predominante, agregando novedosamente que incluso en el supuesto que en un sector existan diversidades de modelos reconocidos por el público para identificar un producto, no significa que una nueva forma vaya a ser necesariamente tomada como parte de estos diseños ya existentes.

Es en aplicación de esto último que el Tribunal General coincide con la solicitante en el sentido que el signo evaluado no posee forma cilíndrica, sino que asemeja más al casco de un barco o cuna el cual no es habitual en el sector de los lápices labiales, característica reforzada por el hecho que su diseño no le permitirá ser presentado vertical sino horizontalmente (tal como inicialmente lo había reivindicado); agregando también que el mercado particular de los pintalabios lo conforman consumidores con un mayor grado de atención que podrán recordar con más facilidad las particularidades de la forma del signo tridimensional solicitado.

A modo de conclusión, es de resaltar la apreciación hecha por el Tribunal General puesto que da mayor relieve al criterio de la forma diferente de la norma o costumbres, no limitándolo únicamente a lo que pueda considerar el examinador como diseño preponderante sino ahora sumándole el factor de las demás formas preexistentes en el mercado o sector específico, precisándose que incluso en el supuesto que el consumidor conozca ya varios diseños, no significa que un signo tridimensional consistente en una forma no habitual vaya a ser agrupado con los restantes.

Este pronunciamiento no solo es una victoria para Guerlain sino que deja la puerta abierta para futuras solicitudes que podrían sostenerse de lo expuesto por el Tribunal Europeo para acceder finalmente a registro.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 82