Patentes

AIPPI 2021: Inventores en jurisdicciones diferentes

Abogados de China, Estados Unidos y España hablaron sobre la autoría de inventos cuando los inventores residen en distintos países o tienen distinta ciudadanía.

Nombre del panel: Multi-jurisdictional inventorship

Fecha: Martes 18

Panelistas:

Luis-Alfonso Durán, agente de marcas y patentes del despacho español Durán-Corretjer, S.L.P.

Dan Altman, socio del despacho estadounidense Knobbe Martens Olson & Bear LLP

Mengmeng Yu, abogada especializada en patentes del despacho AFD China Intellectual Property Law Office

La sesión abordó el tema de la autoría de inventos cuando los inventores están en diferentes jurisdicciones, ya que los inventores pueden residir en diferentes países, tener una ciudadanía diferente o tener contratos de trabajo bajo diferentes leyes nacionales.

Los panelistas explicaron que esa situación es común en la actualidad cuando se desarrollan nuevas invenciones y tecnologías, ya que muchas empresas tienen grupos de investigación distribuidos geográficamente y participan en proyectos de investigación heterogéneos y transfronterizos (por ejemplo, con otras empresas o universidades).

El panel se centró en explicar las estrategias necesarias para manejar los distintos requisitos legales según cada país y en cómo determinar la autoría, la propiedad de la invención, los requisitos de solicitud como patente y la remuneración de los inventores.

Centrándose en Estados Unidos, Altman señaló que “la cuestión fundamental” para determinar la invención es quién la concibió. “A menos que una persona contribuya a la concepción de la invención, no es un inventor. Cuando se habla de invenciones conjuntas, quienes son catalogados como inventores deben sí o sí haber colaborado en la concepción de la invención”.

Por su parte Yu indicó que de acuerdo a la legislación china, un inventor es una persona que hace una contribución creativa a una invención, por lo que no se considera inventor a quién durante la realización de una invención sea responsable únicamente del trabajo organizativo, o facilite únicamente el uso de medios materiales y técnicos o participe únicamente en otros trabajos auxiliares. “La autoría conjunta también debe seguir esta definición: una persona que es responsable solo del trabajo organizativo o que solo ofrece instalaciones, no es un coinventor”.

La conferencia también se refirió a los estudios que la AIPPI ha realizado en la materia y que han dado como resultado una resolución de 2015 que entre otras cosas determina:

1) Una persona debe ser considerada coinventor si ha realizado una contribución intelectual al concepto inventivo. El concepto inventivo se determinará sobre la base de todo el contenido de una solicitud de patente o patente, incluida la descripción, las reivindicaciones y los dibujos.

2) La regla para determinar la contribución intelectual de un inventor debe ser consistente independientemente de la residencia o ubicación del inventor, su ciudadanía, la ley que rige el empleo o el país en el que se realizó la contribución intelectual.

3) A la espera de una armonización a tal efecto, las leyes nacionales deberían tomar en cuenta una única ley aplicable electas por los inventores e incluir disposiciones que minimicen el conflicto de leyes.

Marcasur Magazine
Marcasur Magazine - Edición Nº 84