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AIPPI 2021: Registro de marcas contra la moral u el orden público

La implementación y aplicación de los motivos contra el orden público y la moral difieren en todo el mundo, lo que refleja diferentes valores culturales, religiosos y políticos.

Nombre del panel: Registrability of trade marks against public order or morality

Fecha: Jueves 22

Durante su Congreso Mundial 2021, la AIPPI presentó distintas preguntas de estudio para el análisis por parte de los asistentes y miembros de la asociación. En este caso las marcas que contravienen el órden público y la moral, un tema que dentro de la AIPPI está bajo estudio de un comité liderado por Eryck Castillo (Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff, S.C., México), Tommy Chen (Allens, Australia) y Elena Miller (Bojinov & Bojinov, Bulgaria).

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883, indica en su artículo 6 quinquies (B)(3), que "las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas salvo cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público".

La pregunta de estudio se refiere a la registrabilidad de marcas contrarias al orden público o la moral, y exploró la implementación y aplicación de estos motivos de denegación e invalidez según las leyes de China, Estados Unidos y Europa.

¿Por qué la AIPPI considera que esta es un área de estudio importante? La implementación y aplicación de los motivos contra el orden público y la moral difieren en todo el mundo, lo que refleja diferentes valores culturales, religiosos y políticos. Como resultado, las marcas comerciales inocuas desde el punto de vista de una jurisdicción pueden ser rechazadas en otra. Esto puede generar incertidumbre al registrar una marca a nivel mundial. Debido a eso la AIPPI cree que vale la pena estudiar si los elementos de estos motivos de denegación e invalidez pueden armonizarse.

El panel discutió una decisión de la UE respecto al registro de la marca “La Mafia se sienta a la mesa”, que buscaba denominar servicios de restauración, solicitado por la sociedad española La Honorable Hermandad en 2006 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo)

En 2015, Italia presentó ante la Euipo una solicitud con objeto de que se declarase la nulidad de dicha marca por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. La Euipo estimó la referida solicitud. Consideró, por una parte, que la marca “La Mafia se sienta a la mesa” promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de dicha marca transmitía un mensaje de convivialidad y de banalización del elemento denominativo “la mafia”, deformando de este modo la gravedad que éste vehicula.

Al no estar conforme con la resolución, el solicitante interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. El recurso fue desestimado y se confirmó la resolución de la Euipo.

El Tribunal General destacó en su fallo que el elemento denominativo “la mafia” es dominante en la marca de la sociedad española y es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que recurre, entre otras cosas, a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción.

Para el Tribunal General esas actividades criminales vulneran los propios valores en los que está fundada la Unión Europea, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de la libertad, que son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la comunicad. Además, habida cuenta de su dimensión transfronteriza, las actividades criminales de la Mafia representan una seria amenaza para la seguridad en el conjunto de la comunidad.

Respecto a Estados Unidos, el panel hizo referencia a la Ley de Marcas de los Estados Unidos, 15 U.S.C. §§ 1052 (a) et seq. Allí se establece que la inscripción en el registro principal de una marca mediante la cual los productos del solicitante puedan distinguirse de los de terceros no se denegará debido a su naturaleza, a menos que “esté compuesta por, o incluya, elementos inmorales, engañosos o escandalosos; o elementos que puedan menoscabar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias o símbolos nacionales, o los desprecien o desacrediten”.

Por último, en cuanto a China, se presentó un caso reciente relacionado con la solicitud de registro de la marca "Going Down" para denominar productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza (aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales) específicamente para preservativos y muñecas sexuales.

La Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China rechazó la solicitud bajo el argumento de que esta marca tenía la misma pronunciación que una frase china con significado "lascivo", por lo cual de otorgarse causaría un perjuicio a la moral social y traería otros efectos nocivos a la sociedad cuando se usara.

El Tribunal Superior de Beijing confirmó la decisión. "Aunque el significado literal de "bajar" es "descender", puede tener un significado incivilizado si se utiliza con esa marca en los productos designados. Con el fin de orientar al público chino para establecer una cultura y valores dominantes positivos y no dar paso a comportamientos vulgares, no hay nada de malo en la decisión de la Oficina de Marcas de rechazar esta marca", sostuvo el tribunal. 

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Marcasur Magazine - Edición Nº 86