Marcas

INTA presenta declaraciones de intervención ante el Tribunal General de la Unión Europea

En un caso que involucra la marca ICELAND, INTA argumentó que los nombres de los Estados no deben ser excluidos per se de la registrabilidad como marcas comerciales.

La International Trademark Association (INTA) ha presentado declaraciones de intervención ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en el caso Iceland Foods Limited (IFL) contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en relación con la registrabilidad de nombres de países como marcas de la Unión Europea. Esto sigue a la concesión de permiso por parte del TGUE a INTA para intervenir en los casos pertinentes.

Las acciones involucran dos registros de marcas de la Unión Europea: No. 2673374 ICELAND (marca verbal) y No. 011565736 (figurativa). Estas marcas fueron registradas en la Unión Europea por Iceland Foods Limited (IFL), una cadena de supermercados británica, con respecto a una variedad de bienes y servicios en las clases 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 y 35. 

En 2016, Íslandsstofa (Promote Iceland), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia y SA—Business Iceland presentaron una acción de cancelación basada en los fundamentos del artículo 7 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (EUTMR). En 2018, Icelandic Trademark Holding ehf. presentó una acción de cancelación en los mismos fundamentos. En 2019, la División de Cancelaciones de la EUIPO confirmó ambas acciones de cancelación basándose en el artículo 7 del EUTMR. 

Después de que IFL apelara la decisión en ambas acciones de cancelación, la Junta de Apelación de la EUIPO  remitió ambos casos a la Gran Junta de Apelación de la EUIPO. El 15 de diciembre de 2022, se desestimaron las apelaciones y confirmaron las acciones de cancelación basándose en el artículo 7 del EUTMR.

A través de apelaciones ante el TGUE, IFL busca que este anule las decisiones de la EUIPO.

INTA decidió intervenir en los procedimientos ante el TGUE en virtud del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite a terceros que puedan demostrar un interés en el resultado de un caso presentado ante el tribunal, intervenir en los procedimientos de apelación. El 8 de junio de 2023, INTA presentó solicitudes para intervenir en los casos. Por órdenes del 28 de julio de 2023, el TGUE concedió ambas solicitudes, autorizando la intervención de INTA con base en que había establecido un interés en el resultado del caso.

En sus declaraciones de intervención, INTA argumentó que los nombres de los Estados no deben ser excluidos per se de la registrabilidad como marcas comerciales y que, al igual que con todos los demás nombres geográficos, no se debe considerar automáticamente que los nombres de los Estados son descriptivos del origen geográfico, la calidad u otras características de los bienes/servicios. 

INTA argumentó además que una solicitud de marca que incluye un nombre de Estado, ya sea descriptivo y/o carente de distintividad con respecto a bienes o servicios específicos, debe decidirse caso por caso y de acuerdo con la jurisprudencia existente, evaluando si un nombre de estado específico (u otro nombre geográfico) es conocido actualmente, famoso o asociado en la mente de la clase relevante de personas con la categoría de bienes o servicios en cuestión, o si es razonable suponer que pueda estar asociado en el futuro con dichos bienes y/o servicios.

INTA concluyó que es la asociación real o potencial entre el nombre geográfico y los bienes/servicios específicos lo que haría que el nombre sea descriptivo o carente de distintividad y que impida su registro como marca, no simplemente el conocimiento general entre los consumidores de que existe una zona geográfica.

INTA ha destacado en sus intervenciones que un resultado en los casos actuales podría cambiar el statu quo que ha existido sobre este tema en el sistema de marcas de la Unión Europea durante casi 25 años, y que esto podría tener un efecto disruptivo en cualquier sector o industria potencial. 

Los registros de marcas nacionales de los Estados miembros de la UE contienen miles de marcas que consisten en nombres de Estados o sus formas adjetivas. La validez de todas o parte de esas marcas y su aplicación frente a terceros, así como la de todas las marcas que consisten en o contienen otros términos geográficos, podrían verse afectadas de manera adversa si se confirma la decisión impugnada, así como la de futuras solicitudes. En vista de esto, INTA solicitó, en apoyo de la apelación de IFL, que se anulen las decisiones de la EUIPO.