Marcas

Condena de USD 500.000 por imitación de trade dress de perfumes

Se trata de una de las primeras sentencias en Uruguay que condena a un infractor de la propiedad intelectual y trade dress al pago de daños y perjuicios en favor del propietario de una marca comercial.

El 12 de junio de 2015 fueron detectadas en Montevideo varias tiendas que comercializaban perfumes utilizando marcas registradas sin autorización, e imitaban el empaque y apariencia general de los productos originales de Chanel, Christian Dior, Kenzo, Lacoste, Hugo Boss, LVMH/Givenchy, Tommy Hil ger

En junio de 2016 los propietarios de las marcas presentaron una Demanda Civil contra D.S.A. y C.C. ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de 20° Turno por infracción de marca e imagen comercial (trade dress) y competencia desleal, solicitando el pago de daños y perjuicios.

En julio de 2016, D.S.A. respondió la demanda alegando que sus productos eran sustancialmente diferentes (en nombre, logotipo y precio) de los productos originales, y que no habría ninguna posibilidad de confusión para los posibles clientes, ya que éstos podían apreciar claramente la diferencia de calidad entre los productos.

También declararon que no había competencia desleal ni falsificación, pues el público objetivo al que apuntaban ambos productos era sustancial- mente diferente. D.S.A. presentó, como parte de la prueba, comprobantes de facturas de órdenes de compra de la fábrica en China y testimonios de dos clientes que compraron la mercadería, objeto del conflicto.

En septiembre de 2017, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 20o Turno, dictó la sentencia de primera instancia No 52/2017, la que fue favorable y exitosa para los propietarios de marcas, condenando a los demandados a:

a) al cese del uso de las marcas individualizadas y/o de trade dress respectivo, y al cese de la realización de actos de comercialización de los productos que motivan estos obrados en la actual forma de presentación.

b) al pago de los daños y perjuicios causados a las empresas reclamantes cuyo cuantum se habrá de diferir a la vía incidental prevista en el art. 378 del CGP, cuyas bases consistirán en un porcentaje de las ventas efectuadas por el infractor con las que se bene ció en forma ilícita en desmedro de los reclamantes. El Juez acepta parcialmente la liquidación formulada, y condena a los deman- dados al pago $ 14.346.956 más reajustes e intereses, es decir, a la suma de USD 576.671 aproximadamente. ​

En la referida sentencia, el Juez entendió que el actor comprobó su titularidad sobre las marcas y, en consecuencia, correspondió la aplicación del artículo 88 de la Ley No 17.011 (Ley de Marcas) sobre la protección del uso de la marca por un tercero.

En cuanto a la competencia desleal y la imagen comercial (trade dress), el Juez sostuvo que la Ley de Marcas establece un régimen de excepción, más beneficioso para el titular de la marca registrada, que no tiene el deber de demostrar el uso de la marca, sino que basta con demostrar que la misma se encuentra registrada y no tiene que demostrar que hubo confusión en el consumidor, siendo su cliente para demostrar la confusión, la similitud entre los productos.

El Juez también afirmó que la competencia desleal, invocada por el actor y negada por el demandado, debe analizarse a la luz del artículo 10 del Convenio de París y la legislación uruguaya.

Este es un caso muy importante, ya que se trata de una de las primeras sentencias en Uruguay que condena a un infractor de la propiedad intelectual y “trade dress” al pago de daños y perjuicios en favor del propietario de una marca comercial.