Marcas

Explorando la mala fe en marcas a través de casos notables: SIMCA y MONOPOLY

A medida que seguimos siendo testigos de tácticas en evolución en los registros de marcas, la importancia de la vigilancia y el apego a las prácticas éticas sigue siendo primordial.

Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en su newsletter y en su sitio web. 

En el ámbito del derecho de marcas, el concepto de mala fe juega un papel fundamental para determinar la legitimidad de los registros de marcas. Este artículo explora la noción de mala fe a través de dos casos fundamentales - SIMCA y MONOPOLY - destacando cómo estas sentencias han dado forma a las prácticas y políticas actuales dentro de la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN).

La mala fe, entre otras cosas, implica acciones en las que se solicita el registro de una marca con la intención de perjudicar los intereses de terceros o de obtener un derecho exclusivo para fines distintos a los que corresponden a las funciones de una marca. Las decisiones en los casos de SIMCA y MONOPOLY ofrecen ejemplos claros de las (al menos) dos facetas de la mala fe.

El caso SIMCA

En el caso SIMCA, la controversia se centró en el registro de la marca SIMCA. Esta marca fue registrada por un individuo, quien luego la transfirió a una empresa. El propietario de una marca anterior SIMCA (GIE PSA Peugeot Citroen) presentó una acción de nulidad contra este registro, porque aunque esa marca no había sido utilizada durante las décadas anteriores, aún conservaba cierto grado de reputación ("reputación residual") entre el público interesado en automóviles.

Este acto se consideró un intento estratégico de aprovechar el valor latente de la marca y sacar provecho de su reputación residual, calificándose así como mala fe según el derecho de marcas de la UE. La Justicia destacó que dicho registro tenía como objetivo "aprovecharse" de la reputación residual de marcas establecidas, sentando un precedente para el manejo de cuestiones similares en el futuro.

La estrategia MONOPOLY

El caso MONOPOLY reveló la estrategia de Hasbro Inc. de registrar repetidamente la misma marca para las mismas clases, con el fin de evitar la carga de demostrar su uso durante muchos procedimientos de oposición en los que el solicitante debía preparar y presentar pruebas, y en consecuencia, extender el período de gracia de cinco años para la prueba de uso.

Esta práctica se consideró contraria a los objetivos del derecho de marcas de la UE y se criticó por socavar la integridad del sistema de marcas, al demostrar cómo las nuevas presentaciones podían ser señaladas como mala fe cuando se utilizaban para eludir las obligaciones legales.

El papel de la EUIPN y la Práctica Común 13

La Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPN) desempeña un papel vital en la estandarización de las prácticas en toda la UE en relación con la mala fe y otras cuestiones de marcas. La Práctica Común 13 ("Solicitudes de marca presentadas de mala fe"(, desarrollada en consulta con diversas partes interesadas, es un recurso crucial para comprender y aplicar estándares coherentes en todos los Estados miembros. Fue redactado para ayudar a los examinadores, así como a los solicitantes, demandantes y representantes, en el análisis de la posible existencia de mala fe en una solicitud de marca. Está disponible en 23 idiomas de la UE en el sitio web de la EUIPN.

Los casos de SIMCA y MONOPOLY no solo ponen de relieve los matices de la mala fe en el derecho de marcas, sino que también subrayan los esfuerzos continuos de la EUIPN para refinar y hacer cumplir las regulaciones de marcas de manera eficaz. A medida que seguimos siendo testigos de tácticas en evolución en los registros de marcas, la importancia de la vigilancia y el apego a las prácticas éticas sigue siendo primordial.