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La protección de los activos intangibles en operaciones de M&A: una guía estratégica

En un escenario empresarial en el que el valor de una compañía a menudo reside más en sus activos intangibles que en su patrimonio físico, las operaciones de fusión y adquisición (M&A) presentan desafíos únicos y complejos. La adecuada protección de estos activos durante todo el proceso de M&A no es solo una cuestión de compliance jurídico, sino una estrategia fundamental.

Por Soraya Imbassahy de Mello, David do Nascimento Advogados Associados

En un escenario empresarial en el que el valor de una compañía a menudo reside más en sus activos intangibles que en su patrimonio físico, las operaciones de fusión y adquisición (M&A por sus siglas en inglés) presentan desafíos únicos y complejos. Las patentes, marcas, secretos industriales, know-how y carteras de clientes representan frecuentemente la mayor parte del valor transaccionado.

La adecuada protección de estos activos durante todo el proceso de M&A no es solo una cuestión de compliance jurídico, sino una estrategia fundamental para preservar y maximizar el valor de la inversión. Este artículo explora los principales aspectos de dicha protección.

La importancia estratégica de los activos intangibles

A diferencia de los activos tangibles, que pueden identificarse, medirse y protegerse fácilmente, los activos intangibles presentan características peculiares que exigen un enfoque especializado. Su naturaleza inmaterial, la dificultad de una valoración precisa y los riesgos de apropiación indebida hacen esencial un análisis en profundidad.

Descuidar su debida protección puede resultar en pérdidas significativas, litigios prolongados e incluso la frustración completa de los objetivos estratégicos de la operación.

Due diligence: El pilar de la protección

La fase de diligencia debida (due diligence) representa el momento crucial para identificar oportunidades y riesgos relacionados con los activos intangibles.

Un análisis superficial o inadecuado en esta etapa puede comprometer toda la operación. Cuando se trata de propiedad industrial, se deben observar los siguientes aspectos:

Titularidad y registros: Es necesario verificar si la empresa objetivo es efectivamente la titular de los activos de propiedad intelectual alegados. Esto incluye confirmar registros de marcas, patentes y software ante los organismos competentes, así como identificar si existen cotitularidades que puedan limitar el uso futuro de estos activos

Validez y vigencia: Se debe evaluar el estado actual de todos los registros, plazos de vigencia, necesidad de renovaciones y eventuales vulnerabilidades que puedan afectar la exclusividad de los derechos. Las patentes próximas por vencer o las marcas con procesos de nulidad pendientes pueden reducir significativamente el valor de la transacción.

Litigios y disputas: Conviene identificar procesos judiciales o administrativos en curso, notificaciones de terceros alegando violación de derechos e historial de disputas que puedan generar pasivos futuros. La existencia de litigios no identificados puede representar contingencias millonarias.

Contratos y licencias: Es preciso analizar todos los contratos de licenciamiento, transferencia de tecnología, desarrollo conjunto y acuerdos de confidencialidad. Es fundamental verificar si existen restricciones contractuales que limiten la transferencia de los activos o si hay obligaciones de regalías (royalties) que impacten en la rentabilidad futura.

Secretos industriales: En estos casos, es necesario evaluar las políticas y prácticas de protección de información confidencial, incluyendo acuerdos de confidencialidad con empleados y terceros, medidas de seguridad de la información y procedimientos para el control de acceso a datos sensibles.

Aspectos regulatorios y antimonopolio

Cabe destacar que las operaciones de M&A que involucren activos intangibles significativos pueden atraer la atención de autoridades regulatorias, especialmente cuando existe potencial de concentración de mercado o impacto en la competencia.

En Brasil, el CADE (Consejo Administrativo de Defensa Económica) analiza operaciones que puedan resultar en una posición dominante a través del control de patentes esenciales o marcas de gran reconocimiento. La aprobación previa puede ser necesaria cuando los valores o participaciones de mercado alcancen los criterios establecidos por la legislación.

Además, sectores regulados como el farmacéutico, las telecomunicaciones y la energía poseen requisitos específicos para la transferencia de autorizaciones, licencias y derechos de explotación que deben ser observados.

Otro aspecto importante para resaltar es que las operaciones transfronterizas de M&A conllevan complejidades adicionales, ya que los sistemas de protección de la propiedad intelectual varían significativamente entre jurisdicciones.

Como podemos observar, la protección de los activos intangibles en operaciones de M&A exige un enfoque multidisciplinar, que combine conocimientos jurídicos, técnicos y financieros. Desde la diligencia debida inicial hasta la integración post-adquisición, cada etapa presenta desafíos específicos que demandan una atención cuidadosa.

Las empresas que invierten en procesos robustos de identificación, evaluación y protección de sus activos intangibles durante operaciones de M&A no solo mitigan riesgos significativos, sino que también maximizan las posibilidades de éxito de la transacción y capturan todo el valor estratégico pretendido.

En un ambiente empresarial cada vez más basado en el conocimiento y la innovación, descuidar la protección adecuada de los activos intangibles no es solo un riesgo jurídico, sino un fallo estratégico que puede comprometer el éxito de toda la operación. Siempre es importante contar con el acompañamiento de especialistas en propiedad intelectual.

Soraya Imbassahy de Mello es abogada y socia del David do Nascimento Advogados Associados. Actúa en la Propiedad Intelectual desde 1985, con responsabilidades en el registro de Marcas, Derechos de Autor, Patentes, Transferencia de Tecnología, Nombres de Dominio y Derecho de la Moda.