Marcas

Modificaciones introducidas en materia de marcas en Argentina: consideraciones prácticas

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Las recientes modificaciones introducidas a la legislación en materia de marcas han impactado de lleno en áreas que resultan vitales para este ámbito del derecho.

Las recientes modificaciones introducidas a la legislación en materia de marcas en Argentina (1) han impactado de lleno en áreas que resultan vitales para este ámbito del derecho, incluyendo, la adopción de un procedimiento administrativo de resolución de conflictos de oposición, el delineamiento de un concepto de uso de marca de carácter más restringido, la posibilidad de solicitar caducidades parciales por falta de uso así como el nuevo requisito de presentar una declaración jurada de uso de medio término, entre otros.

Estos cambios plantean necesariamente algunas consideraciones de índole práctica que desarrollamos a continuación.

1.- ¿Qué tipo de uso exige la ley?

Al modificarse la Ley de Marcas (2), se restringió el concepto de uso necesario a efectos de estar en condiciones de renovar un registro como así también de evitar su posible declaración de caducidad por falta de uso. Ya no se trata de cualquier tipo de uso. La marca debe haber sido utilizada en Argentina ya sea en: (i) la comercialización de los productos o en la prestación de los servicios protegidos por su registro, (ii) en productos /servicios afines o semejantes a ellos, aun cuando estén incluidos en otra clase; o (iii) como parte de la designación de una actividad relacionada con los primeros. De lo contrario,  estará sujeta a caducidad total o parcial por falta de uso.

2.- ¿Qué implicancias prácticas tiene este cambio introducido en el requisito de uso?

Como consecuencia de este nuevo requisito de uso más restrictivo deberíamos ver desaparecer paulatinamente la costumbre arraigada en ciertos titulares de solicitar su marca en las 45 clases del nomenclador. De esta forma, las llamadas marcas de defensa pasarían a tener un carácter más limitado, de lo cual se derivan algunas consecuencias inmediatas, tales como:

(i) la necesidad de revisar el portfolio de marcas del cliente para determinar cuáles registros plantean una posible contingencia, y dentro de ellos, si existen algunos que sean de su real interés. En este supuesto, sería conveniente diseñar una estrategia para implementar algún tipo de uso que permita evitar su posible caducidad, o al menos, intentar encontrar un punto de relación con el uso efectivamente llevado a cabo, de forma tal de poder argumentar válidamente que se trata de productos o servicios relacionados.

Esta revisión tendrá también particular importancia en los procesos de due diligence dentro de operaciones de M&A donde la situación del portfolio de marcas de la empresa auditada puede ahora plantear mayores contingencias.

(ii) la existencia de una nueva variable a ser tenida en cuenta por aquellos titulares de solicitudes de marca que anteriormente no lograron prosperar debido a la existencia previa de marcas iguales o confundibles, y que como consecuencia de las nuevas disposiciones, no cumplirían con el actual requisito de uso. Es así que, surge ahora la posibilidad de rever estos casos, y eventualmente solicitar la caducidad total o parcial de aquellos registros mediante un procedimiento simplificado y que conlleva menores costos.

(iii) la exigencia de realizar un análisis más minucioso al momento de deducir una oposición contra la solicitud de marca de un tercero. De esta forma, se evitará exponer a la posible marca oponente a un pedido de caducidad por falta de uso del que anteriormente hubiera estado sustraída por un uso sin relación alguna con los productos o servicios que distingue.

3.- ¿Qué implicancias tiene la presentación de la declaración jurada de uso de medio término?

Esta declaración jurada constituye una presunción de uso de la marca que, como tal, es susceptible de ser revertida. Por lo tanto, la presentación de la declaración jurada de uso de medio término no constituye un escudo que impida a un tercero solicitar la caducidad por falta de uso de la marca en cuestión. Es decir que, no se abre un nuevo período de 5 años para hacer uso de la marca. Más aún, el titular debe tener en cuenta que, dependiendo de las características y entidad del uso que haya hecho de su marca, puede aún estar expuesto a una eventual acción de caducidad por parte de un tercero.

4.- ¿Qué ocurre con la declaración jurada de uso de medio término si la marca no ha sido utilizada en Argentina durante los cinco años posteriores a su concesión?

En este caso, lo más conveniente sería evitar realizar cualquier tipo de declaración al respecto y esperar hasta tanto se comience a utilizar la marca para luego cumplir con la presentación de la declaración. Es más, cuando llegue el momento de renovar el registro en cuestión, se podrá presentar una declaración jurada dejando constancia de que la marca no fue utilizada durante los cinco años posteriores a su concesión, y adjuntando en esa misma oportunidad la declaración jurada de uso de la marca dentro de los cinco previos a su vencimiento. De esta forma, la falta de uso anterior quedaría subsanada por su uso posterior, y se daría cumplimiento al requisito de ley para poder renovar un registro de marca.

Es cierto que la presentación que se efectúe en forma tardía estará sujeta al pago de una tasa adicional de AR$ 1500 por cada año de incumplimiento. Sin embargo, una eventual declaración en el sentido de que no se ha utilizado aún la marca implicaría un reconocimiento expreso que la dejaría aún más expuesta a eventuales acciones de caducidad por falta de uso.

5.- Secondary meaning

Si bien existían algunos pronunciamientos en sede judicial que reconocieron el concepto de “secondary meaning”, su inclusión expresa dentro del articulado del decreto reglamentario de la Ley de Marcas – en tanto habla de “capacidad distintiva sobreviniente” no deja de ser sumamente positiva. De hecho, será la oportunidad de reconsiderar el interés en aquellas solicitudes que anteriormente fueron denegadas por haber sido calificadas como descriptivas, y que como consecuencia de su intenso uso y reputación habrían adquirido secondary meaning. El reconocimiento de tal carácter en sede administrativa será ahora más sencillo.

(1) Decreto No. 27/2018, Ley 27.444, Decreto No. 242/2019 y Resoluciones del Instituto Nacional de la Propiedad, especialmente Resolución No. P-183/2018 y Resolución No. 123/2019.

(2) Ley 22.362