Marcas

TDPI reconoce la coexistencia de la marca Rider para vestuario y calzado

​El fallo reconoce expresamente el acuerdo de coexistencia mundial suscrito entre The H.D. Lee Company y Grendene S.A., y revoca el rechazo de oficio dictado por INAPI, otorgando el registro de la marca Rider a favor de The H.D. Lee Company para vestuario.

Por Villaseca Abogados

El Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) revocó una resolución de oficio del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y concedió a The H.D. Lee Company, Inc. el registro de la marca Rider para distinguir jeans, pantalones y chaquetas exteriores, pese a la existencia de un registro idéntico de titularidad de Grendene S.A. para sandalias y pantuflas, ambos en la clase 25.

INAPI había rechazado inicialmente la solicitud de The H.D. Lee Company invocando el artículo 20 letra h) de la Ley N° 19.039, al estimar que la similitud gráfica y fonética entre ambos signos podía inducir a confusión en el público consumidor. The H.D. Lee Company, asesorada por Villaseca Abogados, apeló dicha decisión ante el TDPI.

"Lo relevante de este fallo es que el Tribunal revirtió un rechazo de oficio de INAPI porque supimos acreditar que existía un acuerdo de coexistencia real y operativo entre las partes", explicó Juan Cristóbal Guzmán, asociado de Villaseca Abogados. "Además, demuestra que estos rechazos son apelables y que, con la estrategia correcta, se pueden revertir".

Al resolver la apelación, el TDPI centró su análisis en el principio de especialidad marcaria (artículo 23 de la Ley N° 19.039), concluyendo que vestuario y calzado, aunque comprendidos en una misma clase, presentan una segmentación de mercado suficientemente clara como para coexistir sin inducir a error al consumidor.

El aspecto más relevante del fallo es el valor probatorio que el Tribunal otorgó al acuerdo de coexistencia mundial entre ambas compañías, que delimita con precisión el uso de Rider (vestuario para The H.D. Lee Company, calzado para Grendene S.A.) y que ya opera en otras jurisdicciones, como Perú y Estados Unidos. El TDPI dejó constancia expresa del acuerdo, sin renunciar por ello a verificar que la coexistencia no genere confusión ni asociación indebida respecto del origen empresarial de los productos, en resguardo del interés de los consumidores.

El caso deja dos lecciones prácticas para titulares de portafolios marcarios internacionales: un rechazo de oficio fundado en el artículo 20 letra h) no es necesariamente definitivo cuando existe una diferenciación real entre los productos en conflicto. Además, los acuerdos de coexistencia pueden ser una herramienta eficaz ante los tribunales, siempre que no sean una mera declaración formal, sino que respondan a una estrategia comercial auténtica y verificable en la práctica.