Marcas

Uso en el comercio: una piedra angular del derecho marcario en EE. UU.

A menudo mal entendido, este requisito plantea importantes desafíos para los solicitantes internacionales. Ya sea en la etapa de registro, mantenimiento o ejecución, los estándares legales que rigen el uso de marcas exigen precisión, coherencia y por sobre todo rigor probatorio.

Por B. Brett Heavner & Juan Pablo Silva Mir, Finnegan

El “uso en el comercio” es uno de los requisitos más fundamentales y más litigado en la legislación de marcas de EE. UU. Aunque es esencial para adquirir y mantener derechos, su interpretación y aplicación distan mucho de ser uniformes. A menudo mal entendido, este requisito plantea importantes desafíos para los solicitantes internacionales. Ya sea en la etapa de registro, mantenimiento o ejecución, los estándares legales que rigen el uso de marcas exigen precisión, coherencia y por sobre todo rigor probatorio.

Este artículo analiza tres casos en las que el “uso en el comercio” fue el eje central, no solo determinando el resultado legal, sino también revelando riesgos y lecciones para los titulares de marcas. Desde la cancelación de un registro por identificación incorrecta de productos (SMARTLOCK), pasando por la anulación de registros históricos basados en el uso internacional protegido por tratado (COHIBA), hasta la amenaza de invalidación total por supuestas declaraciones fraudulentas de uso durante el mantenimiento (DISO), estos casos ofrecen conclusiones clave para desenvolverse en el derecho marcario estadounidense.

El Caso SMARTLOCK

La decisión en In re Locus Link USA fue emitida por la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB). En este caso, la TTAB confirmó la cancelación de dos registros para la marca SMARTLOCK (Reg. Nos. 5376466 y 5376467), determinando que las marcas nunca se habían usado en el comercio para los productos específicos indicados en los registros: “Componentes para sistemas de aire acondicionado y refrigeración, a saber, enfriadores evaporativos de aire”.

El núcleo de la disputa giró en torno al significado legal y efecto de la palabra “a saber” (namely) en la identificación de productos. En EE. UU., el solicitante debe identificar claramente los productos y servicios para los que busca protección. Esto no solo entrega un aviso público, sino que permite a la USPTO clasificar correctamente los productos y evaluar posibles conflictos.

La TTAB ha explicado:

“El término ‘a saber’ es definitivo y se prefiere para establecer una identificación que requiera mayor precisión. Los productos o servicios listados después del término ‘a saber’ deben definir con mayor detalle la redacción introductoria que lo precede, utilizando términos concretos dentro del alcance de dicha redacción.”
(In re OSF Healthcare Sys., Ser. No. 88706809).

En Locus Link, la TTAB concluyó que no existía uso real en el comercio de las marcas SMARTLOCK en relación con los productos específicos identificados después de “a saber” que fueron especificados como “enfriadores evaporativos de aire”. Aunque el titular había usado la marca en conectores metálicos vendidos para sistemas de aire acondicionado, estos no eran enfriadores evaporativos terminados ni se usaban directamente en conexión con dichos productos. Así, la falta de precisión en la identificación llevó a la cancelación total del registro.

Como enfatiza el TMEP § 1402.03(a):

“La identificación debe indicar nombres comunes para los productos o servicios, ser lo más completa y específica posible, y evitar términos indefinidos.” In re Locus Link USA, Expungement Nos. 2022-100137E y 2022-100138E (TTAB, 1 de julio de 2024). Esta frase nos demuestra que una identificacion de productos y/o servicios de una cobertura mal redactada puede reducir drásticamente el alcance de la protección y, en algunos casos, provocar la cancelación total del registro.

El Caso COHIBA

Invocando la Convención Interamericana para la Protección de Marcas y Nombres Comerciales de 1929 (IAC), el Tribunal del Distrito Este de Virginia confirmó la cancelación de dos registros de la marca COHIBA, propiedad de General Cigar Co., una empresa estadounidense. La peticionaria, la compañía estatal cubana Empresa Cubana del Tabaco (Cubatabaco), solicitó la cancelación bajo el Artículo 8 de la IAC, alegando que General Cigar había solicitado la marca en EE. UU. con pleno conocimiento de los derechos previos de Cubatabaco en Cuba.

El tribunal sostuvo que Cubatabaco cumplía los dos requisitos del tratado:

1. Protección legal previa en otro Estado contratante antes de la solicitud en EE. UU.;

2. Conocimiento por parte del solicitante estadounidense de esos derechos previos.

Cubatabaco cumplió ambos requisitos. Tenía derechos de marca en Cuba desde 1969, mucho antes de que General Cigar solicitara el registro de COHIBA en EE. UU. en 1978. Además, tanto la TTAB como el tribunal de distrito encontraron pruebas sustanciales de que General Cigar estaba al tanto del uso de la marca COHIBA por parte de Cubatabaco. Memorandos internos y notas manuscritas se referían a COHIBA como “la marca de cigarros de Castro”, lo que demuestra conocimiento real.

Una de las cuestiones jurídicas clave en este caso fue si el uso de la marca por parte de Cubatabaco en Cuba —principalmente mediante obsequios diplomáticos, ventas en hoteles de lujo y cobertura en la prensa internacional— calificaba como “uso” conforme al Artículo 8. El tribunal sostuvo que sí.

A diferencia del requisito tradicional en EE. UU. de uso en el comercio mediante ventas, el tribunal adoptó una interpretación más amplia, acorde con el marco del tratado. Determinó que el uso público e internacional de alto perfil, incluso sin distribución comercial en EE. UU., era suficiente. Esta decisión subraya la flexibilidad en la interpretación del concepto de “uso” en casos de tratados internacionales, especialmente cuando la reputación y el reconocimiento forman parte del valor de la marca. Esta decisión establece un precedente relevante en materia de tratados internacionales, al evidenciar que los tribunales sí los toman en consideración, incluso cuando nosotros, como abogados, no siempre los tenemos presentes en nuestro análisis de dia a dia.

General Cigar Co. v. Empresa Cubana del Tabaco, No. 1:23-cv-227 (E.D. Va., 7 de mayo de 2025).

 

El caso DISO

La disputa entre Ruifei (Shenzhen) Smart Technology Co., Ltd. y Shenzhen Chengyan Science and Technology Co., Ltd. giró en torno a alegaciones de fraude y falta de uso/abandono respecto a la marca DISO.

El uso en el comercio desempeña un papel crítico no solo para obtener un registro de marca, sino también cuando se impugna dicho registro. Inicialmente, el registro de DISO cubría mas de 60 productos electrónicos.

Ruifei presentó una petición para cancelar el registro, alegando que Shenzhen había cometido fraude y había abandonado la marca respecto de muchos de los productos listados.

El uso en el comercio se convirtió en el centro de la disputa, ya que la obligación de Shenzhen de demostrar uso continuo reveló la posibilidad de conducta fraudulenta. Tras presentar su primera declaración bajo la Sección 8, Shenzhen eliminó voluntariamente ciertos productos de la identificación, reduciendo el alcance del registro.

Sin embargo, la USPTO inició una auditoría posterior al registro, notificando a Shenzhen que debía presentar especímenes verificados para demostrar el uso real de la marca en relación con varios productos restantes, o eliminarlos y pagar la multa correspondiente por su eliminacion.

Shenzhen respondió eliminando productos adicionales, presentando especímenes para otros y pagando las multas requeridas. Aun así, la USPTO emitió una segunda acción oficial, solicitando más especímenes o más eliminaciones. Finalmente, Shenzhen eliminó casi todos los productos, dejando solo auriculares, audífonos y reproductores MP3 en el registro.

Al mismo tiempo, Ruifei presentó una petición para enmendar la cancelación, ampliando y aclarando su alegato de fraude. La alegación enmendada se basó en pruebas obtenidas durante la etapa probatoria, así como en la conducta de Shenzhen durante el proceso de mantenimiento posterior al registro.

El centro del caso giró en torno a las diferentes consecuencias que surgen según si la TTAB determina abandono o fraude:

• Si se prueba abandono respecto de ciertos productos, la TTAB puede emitir una cancelación parcial, eliminando solo los productos abandonados y manteniendo el resto del registro.

• Sin embargo, si se establece fraude, incluso para un solo producto en la clase, la TTAB puede considerar nulo todo el registro, independientemente de si los productos restantes estaban en uso.

Esta distinción subraya la gravedad de hacer declaraciones falsas ante la USPTO y refuerza la necesidad de que los titulares mantengan registros precisos. Finalmente, Shenzhen evitó la cancelación total porque Ruifei no pudo probar que Shenzhen tuviera intención de engañar a la USPTO al presentar sus declaraciones falsas. La simple negligencia al hacer una declaración falsa no basta para fraude. Sin embargo, si Shenzhen hubiera sido cuidadosa en su presentación inicial, habría evitado el costo significativo del procedimiento de cancelación. Sin peruicio de lo anterior, hay que tener mucho cuidado ya que la TTAB ha dejado claro que está dispuesta a inferir intención de engañar si los hechos sugieren que la declaración falsa no fue resultado de mera negligencia o descuido al preparar la presentación.

Ruifei (Shenzhen) Smart Technology Co., Ltd. v. Shenzhen Chengyan Science & Technology Co., Ltd., Cancelación No. 92077931 (TTAB 12 de enero de 2023).

Conclusiones clave

Los casos SMARTLOCK, COHIBA y DISO comparten una realidad fundamental: no comprender ni cumplir adecuadamente el requisito de uso en EE. UU, ya sea en la solicitud, mantenimiento o ejecución, puede resultar en la pérdida total de derechos. Para los titulares de marcas, especialmente aquellos que operan globalmente o presentan solicitudes vía Protocolo de Madrid, estas decisiones destacan la importancia de:

• Garantizar especificidad y precisión al identificar productos/servicios.

• Mantener registros claros y especímenes de uso real en EE. UU.

• Comprender los riesgos crecientes de falta de uso y fraude.

• Estar atentos a desafíos basados en tratados internacionales.

El “uso en el comercio” no es una mera formalidad, es el eje central de los derechos marcarios en EE. UU.