Marcas

Victoria en la defensa del personaje ODIE de GARFIELD

BARLAW se encarga de la protección de los derechos de GARFIELD, así como sus personajes. Es así que como parte de la vigilancia, la firma advirtió la publicación de la solicitud de registro de la marca para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.

Por Andrea Chunga, BARLAW-Barrera & Asociados

GARFIELD es un comic que fue publicado por primera vez el 19 de junio de 1978. Esta caricatura fue posteriormente modificada en los 80’s, pero manteniendo las características esenciales de sus personajes, dándoles únicamente un toque más moderno y único, el cual se ha mantenido hasta la fecha.

Este reconocido comic cuenta la historia de un gato naranja de raza tabby o atigrado que le encanta la lasagna, dormir, ver televisión y su osito de peluche POOKY; y odia los lunes. Vive con su dueño, Jon Arbuckle (o John Bonachón), y ODIE, un perro mezcla de terrier y dachshund de color amarillo y orejas cafés que ama a GARFIELD y lo acompaña en todas sus aventuras.

Nuestra firma se encarga de la protección de los derechos de GARFIELD, así como sus personajes. Es así que como parte de la vigilancia que realizamos, advertimos la publicación de la solicitud de registro de la marca para identificar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. 
Considerando la evidente semejanza grafica entre el signo solicitado y el personaje ODIE, fuimos instruidos a formular oposición en base a (i) la marca registrada en las clases 18 y 28 de la Clasificación Internacional, (ii) derechos de autor de la obra ODIE y (iii) mala fe del solicitante.  Si bien el solicitante fue debidamente notificado, no contesto la oposición. 

Mediante resolución No. 0002-2024/CSD-INDECOPI la Comisión de Signos Distintivos (la “Comisión”) declaro fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. La Comisión tuvo en cuenta nuestros argumentos y concluyo que el signo solicitado reproducía algunos de los elementos característicos de la obra “ODIE”, a saber: el rostro caricaturizado de un pequeño perro, con dos orejas largas dobladas hacia abajo; con ojos grandes en relación a su cuerpo, cachetes prominentes y la nariz circular que incluye una figura circular dentro. Del mismo modo, señalo que no podía atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante haya reproducido de manera similar la obra “Odie”, sino al deliberado propósito de apropiarse de los derechos de propiedad intelectual de un tercero, actuación que constituye una conducta de mala fe que el ordenamiento jurídico no puede tolerar. Respecto de la semejanza entre el signo solicitado y la marca registrada, la Comisión concluyo que estos no eran semejantes. 

Por lo expuesto concluyo que el signo solicitado se encontraba incurso en las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 136° inciso f) y 137 de la Decisión 486 (1), Régimen Común sobre Propiedad Industrial, denegando la solicitud de registro. 

Si bien la resolución se encuentra en plazo para ser recurrida, consideramos que este es un excelente precedente de la Comisión, quien en los últimos años está teniendo mayor apertura en el análisis de la mala fe en procedimientos de registro. Asimismo, nos demuestra la importancia de analizar rigurosa y correctamente los argumentos que sustentarán una oposición. 

(1)

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)

Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.