Marca notoria: estrategia internacional para la defensa y reconocimiento de marca notoria

AMA obtuvo una resolución final en Uruguay tanto con respecto al rechazo de la marca a nombre del tercero como a la aceptación del registro de la marca a su nombre, reconociéndose que es el legítimo propietario de la marca.

Por Virginia Cervieri y Natalia Paladino, Cervieri Monsuárez

AIWA es una marca que nació en Japón y tuvo su período de auge durante las décadas de 1970 y 1980, vinculada a productos de audio y video domésticos. AIKO Denki Sangyo Co., Ltd., un fabricante de micrófonos, fue la primera compañía que comercializó productos AIWA, en 1951. Cambió a su nombre definitivo AIWA Co., Ltd., en 1959.

Años después, Sony Corporation adquirió un interés mayoritario en la compañía, que se convirtió en una filial de Sony. No obstante, siguió funcionando en gran medida de forma independiente y así creó su propia línea de grabadoras de audio personales.

En el año 2002, la compañía fue adquirida completamente por Sony Corporation, que capitalizó y reposicionó la marca frente a los consumidores.

AMA adquirió la marca AIWA de Sony en diversos territorios y desde un inicio se ocupó de mantener el goodwill de la marca y darle a su público consumidor el mismo nivel de calidad.

Situación de la marca AIWA a nivel registral

Al explorar AMA la situación marcaria de la marca AIWA en estos países se encontró con diversos intentos de registro de marcas iguales o similares por terceros no legitimados para registrar o usar la marca.

En Uruguay, un tercero había solicitado el registro de marca AIWA denominativa, para proteger todos los productos incluidos en la clase 9. La marca fue presentada en 2016 con el n.º 472459.

AMA ya era el legítimo propietario en nuestro país de la marca AIWA registrada en la clase 37 (n.º 479172); sin embargo, la marca en clase 9 se encontraba vencida.

Estrategia ataque/defensa de AMA

Advertido de esta solicitud de marca AIWA en Uruguay, AMA verificó que el mismo solicitante ya había solicitado el registro de la marca AIWA en Argentina, por lo que se comenzó a diseñar la estrategia de ataque y defensa.

El plazo de oposición al registro de una marca en Uruguay es de 30 días a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial. Ese plazo se encontraba ya vencido, por lo que de todas maneras AMA optó por presentar un escrito ante la DNPI advirtiendo al examinador sobre la existencia de la marca AIWA previamente registrada y sobre la mala fe del solicitante, en tanto intentaba hacerse de un registro de marca que le era ajena y que perfectamente conocía, dada la notoriedad mundial que esta revistía. La eventual concesión de registro a un tercero no legitimado generaría en el consumidor la confusión que la legislación pretende evitar.

En paralelo, se solicitó el registro de la marca en clase 9 a nombre de AMA.

El solicitante respondió argumentando en contra de todos los argumentos, alegando que, si bien la marca AIWA era notoria en un momento, el hecho de haber vencido el registro lo habilitaba a solicitarlo, desconociendo la existencia de mala fe. Asimismo, presentó oposición a la solicitud de registro de la marca AIWA de AMA.

Mediante resolución de noviembre de 2018, la DNPI aceptó todos los argumentos esgrimidos por AMA y rechazó la solicitud de registro de la marca AIWA del tercero.

«En definitiva, el riesgo de confusión para el público consumidor se encuentra presente, ya que este puede llegar a pensar que el signo solicitado a registro pertenece a la empresa titular de la marca antecedente o que el solicitante comercializa en el mercado productos con el respaldo de los servicios que la misma brinda; o incluso que ambos titulares tienen cierta vinculación ya sea comercial como empresarial».

Como consecuencia, la DNPI emitió una resolución favorable otorgando el registro de la marca a AMA en la clase 9.

Ambas resoluciones fueron apeladas. La DNPI mantuvo la resolución y el tercero acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para intentar anular la resolución de la DNPI. El procurador del Estado emitió el siguiente dictamen ante la referida acción:

«[…] si bien es cierto que inicialmente no se dedujo oposición al registro presentado, advertida la Administración de la posible confundibilidad marcaria en virtud del “llamado de atención” supra referido, actúa de oficio, en defensa de los derechos del consumidor, lo que a juicio de esta Procuraduría constituye una conducta acorde a derecho.

»La clase 9 refiere a aparatos o instrumentos científicos, náuticos, de grabación, etc., y la 37 a la instalación, reparación y mantenimiento de los referidos productos, por lo que resulta muy posible que el consumidor entienda que los productos registrados con la marca AIWA en la clase 9 sean reparados o instalados por la misma empresa, cuyos servicios se registran en la clase 37 con igual marca AIWA. Por otra parte, no puede negarse la notoriedad de la marca prerregistrada AIWA».

Mediante sentencia emitida el 8 de marzo de 2022, el Tribunal resolvió desestimar la acción presentada y confirmó que su marca fue correctamente rechazada.

Suscribirse o Ingrese a su cuenta para continuar leyendo.

IngresarSuscribirse