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Edición Nº 94 | Setiembre/Diciembre 2024
Consideraciones sobre la «declaración de uso» de marcas en México
A pesar de los vacíos legales existentes y los cuestionamientos abordados en las anteriores líneas, la DU ha inyectado al sistema marcario mexicano de una especie de depuración registral respecto de aquellos registros que obstaculizaban la concesión de nuevas marcas para productos o servicios diversos.
Por Itzel Estrada González, Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff
Con la entrada en vigor de las reformas a la abrogada Ley de la Propiedad Industrial (LPI) del 10 de agosto del 2018, se gestaron diversos cambios en el marco legal que perseguían armonizar estándares internacionales contraídos en los tratados en los que México es parte, en especial, los denominados TPP-11 o CPTPP, por sus siglas en Inglés, el T-MEC y el conocido como TLCUEM, y que dieron pie a cambios sustanciales y a la incorporación de nuevas figuras como la declaración de uso (DU) de las marcas. Esta figura fue posteriormente replicada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), vigente a partir del año 2020.
Dicho esto, no sorprende que, a más de cinco años de su reincorporación1 en la ley mexicana, la declaración de uso se haya convertido en probablemente uno de los requisitos que más dudas genera en los titulares de marcas en México. Por ello, en las siguientes líneas se plantean algunas cuestiones esenciales a tomar en consideración para cumplir con esta obligación:
¿Qué es la declaración de uso?
Se podría entender como una manifestación bajo protesta de decir verdad y de buena fe sobre el uso real y efectivo de una marca por su titular; sin embargo, no podríamos definir lo que es uso, ni lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) considera o acepta como tal, pues hasta el momento no se cuenta con una definición legal.
Ahora bien, el artículo 62 del reglamento de la abrogada LPI y que actualmente se encuentra vigente,2 contempla la única mención que, desde mi punto de vista, podría acercarse a lo que es considerado como uso dentro de un procedimiento de caducidad de marcas: «[…] cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También […] cuando se aplique a productos destinados a la exportación». Pese a ello, no podríamos asegurar que el IMPI equipare como el mismo uso o admita las mismas pruebas a las exhibidas dentro de un procedimiento con aquellas que los titulares consideran convenientes para demostrar el uso en una DU.
¿Cuándo y en qué signos se presenta la declaración de uso?
En dos momentos de la vigencia de una marca. El primero, dentro de los tres meses posteriores a los tres años de la fecha de concesión; y el segundo, a los diez años, al momento de presentar la renovación de la marca. Así:
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para aquellas marcas que fueron concedidas antes del 10 de agosto del 2018, fecha de entrada en vigor de la abrogada LPI que incorporó la figura de la DU, deberá presentarse al momento de su próxima renovación;
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mientras que las concedidas después del 10 de agosto del 2018, al tercer año de su concesión como única ocasión, y posteriormente, a los diez años junto con cada renovación.
Así, por ejemplo, si una marca fue concedida el 9 de agosto del 2018 (escenario a), el titular no tuvo que presentar DU al tercer año en el 2021, sino hasta que la marca deba renovarse. Caso contrario, si otra marca se concedió el 27 de septiembre del 2018 (escenario b), entonces tuvo que presentar la primera DU dentro de los tres meses a partir del 27 de septiembre del 2021 (tres años), y las siguientes tendrán que ser con cada renovación a los diez años.
Ahora bien, tanto las marcas tradicionales como las marcas no tradicionales, así como los avisos comerciales, nombres comerciales y las marcas de certificación deben cumplir con la obligación de presentar DU. La falta de su cumplimiento genera la caducidad del registro de pleno derecho y sin que el IMPI tenga que emitir alguna resolución al respecto.
¿Cómo se presenta la declaración de uso?
Se trata de una declaratoria presentada ante el IMPI, que no requiere que sea firmada por el titular ni que se acompañe de pruebas que acrediten o demuestren el uso de la marca en México, pues basta con que, de buena fe, se indiquen los productos o servicios específicos para los que se aplica. Así pues, el registro continuará solo para aquellos sobre los cuales se haya declarado el uso, lo que implica una especie de limitación de los productos o servicios cubiertos inicialmente.
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