Patentes

Análisis de Dolby v. Roku: la primera medida cautelar europea basada en una SEP del estándar HEVC

El Tribunal Regional de Múnich I concedió la primera medida cautelar en Alemania, y también en Europa, fundada en una patente esencial (SEP) del estándar HEVC. La decisión, dictada en el caso Dolby v. Roku, demuestra que la tutela cautelar resulta viable cuando la infracción es clara, la validez de la patente está suficientemente consolidada, y la defensa FRAND carece manifiestamente de mérito.

Por Dr. Jochen Herr, LL.M. y Robert Los, LL.B., Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP (1)

Este artículo fue publicado originalmente en Intellectual Asset Management (IAM)

El 19 de noviembre de 2025, el Tribunal Regional de Múnich I dictó la primera medida cautelar en Alemania basada en una patente esencial (SEP) del estándar de codificación de video de alta eficiencia (High Efficiency Video Coding o HEVC, también denominado H.265). Hasta donde se conoce, se trata además de la primera resolución de este tipo en toda Europa.

Sustentándose en la parte alemana de la patente europea EP 2 777 270, restablecida en su validez por el Tribunal Federal de Justicia de Alemania (Bundesgerichtshof o BGH), el tribunal concedió a Dolby la tutela cautelar. Para ello, identificó una combinación singular de factores: una reciente confirmación de validez por parte del BGH, un historial de negociaciones FRAND debidamente documentado y una conducta del implementador incompatible con la genuina voluntad de licenciar. Esta conducta incluía sus solicitudes de órdenes antiproceso (anti-suit injunctions o ASI) y anti-ejecución (anti-enforcement injunctions o AEI) en jurisdicciones
extranjeras, así como su negativa a constituir caución.

La decisión confirma que las medidas cautelares en casos de SEPs siguen siendo excepcionales, pero alcanzables cuando el cuadro probatorio se ajusta a los estándares legales del derecho alemán.

En este contexto, el presente análisis examina en detalle el fallo Dolby v. Roku y, con base en él, expone los requisitos que rigen la procedencia de la tutela cautelar en Alemania en materia de SEPs y FRAND. Se centra, en particular, en los estándares relativos a la validez consolidada y a la infracción, la urgencia, la ponderación de intereses y el impacto decisivo de la voluntad de licenciar bajo condiciones FRAND.

Antecedentes de Dolby v. Roku

La controversia entre Dolby y Roku surgió a raíz de varios años de gestiones infructuosas para alcanzar una licencia sobre el estándar HEVC, evolucionando hasta convertirse en un litigio transfronterizo. Cuando Dolby inició acciones por infracción ante el Tribunal Unificado de Patentes (UPC) en mayo de 2024, Roku respondió en diciembre del mismo año interponiendo acciones declarativas en Estados Unidos, en las que pretendía obtener un pronunciamiento sobre la inexistencia de infracción y sobre la falta de conformidad de la conducta de Dolby con los principios FRAND. Roku también promovió órdenes antiproceso y anti-ejecución dirigidas a restringir la posibilidad de Dolby de obtener tutela cautelar en Europa, y simultáneamente solicitó al tribunal estadounidense que fijara términos FRAND globales.

El giro decisivo se produjo en mayo de 2025, cuando el BGH restableció la parte alemana de la patente EP 2 777 270. Conforme a la jurisprudencia consolidada en Alemania, una confirmación de validez en segunda instancia constituye un “hecho nuevo” que reactiva el plazo de urgencia. Dolby presentó la solicitud de medida cautelar en junio de 2025, exactamente un mes después de que se restableciera la patente en litigio, fundándose en una posición de validez fortalecida, en pruebas de infracción y en una documentada voluntad de licenciar bajo condiciones FRAND.

Las solicitudes de Roku de órdenes ASI y AEI, junto con su negativa a constituir caución, formaron parte del contexto procesal y conductual más amplio examinado por el tribunal.

Las medidas cautelares en Alemania

La práctica alemana en materia de medidas cautelares se articula en torno a dos pilares: la pretensión cautelar (Verfügungsanspruch) y el fundamento cautelar (Verfügungsgrund). El componente sustantivo exige una alta probabilidad de infracción, junto con una validez suficientemente consolidada y la concurrencia del requisito de urgencia. La urgencia, a su vez, requiere una actuación pronta tan pronto como surja un indicio decisivo de validez, entendido como el momento en que la posición jurídica de la patente se torna lo suficientemente sólida para hacer procesalmente viable la tutela cautelar.

A partir de ese momento, los tribunales de Múnich exigen al solicitante actuar sin dilación. Esta exigencia de oportunidad se mide conforme a un plazo estricto de un mes.

La pretensión cautelar

La pretensión cautelar requiere que el solicitante acredite una alta probabilidad de infracción de la patente invocada. Los tribunales alemanes no aplican un umbral sustantivo más estricto por el solo hecho de que una patente sea esencial para un estándar; rigen los mismos principios que en casos no relativos a SEPs. El marco FRAND no modifica el derecho sustantivo en sí mismo, dado que las consideraciones FRAND suelen plantearse como defensa frente a la pretensión cautelar.

En el plano de la infracción, el solicitante debe presentar un mapeo coherente y debidamente sustentado entre las características reivindicadas y los productos o procesos cuestionados.

En Dolby v. Roku, el tribunal concluyó que las reivindicaciones 3 y 4 de la patente en litigio se encontraban infringidas y que la objeción FRAND de Roku no resultaba convincente.

El tribunal también abordó la cuestión sobre si un caso de SEP es, en principio, susceptible de tramitarse por vía cautelar. Roku había argumentado que las controversias FRAND son intrínsecamente demasiado complejas para procedimientos cautelares, sosteniendo que una evaluación FRAND seria requeriría prueba pericial completa y un análisis económico exhaustivo.

El Tribunal Regional de Múnich I rechazó tales argumentos. Sostuvo que los aspectos FRAND (incluida la conducta negocial de las partes, su capacidad de respuesta y la verosimilitud de sus posiciones de licenciamiento) deben examinarse en la forma habitual dentro del marco Huawei/ZTE, incluso en el contexto de procedimientos cautelares. Sobre la base del expediente, la última oferta de Dolby se ubicaba dentro de un rango FRAND plausible, mientras que los intentos de Roku por obtener tutela ASI/AEI en Estados Unidos y su negativa a ofrecer cualquier forma de caución resultaban incompatibles con la conducta esperada de un licenciatario con voluntad de licenciar.

Este razonamiento refleja la jurisprudencia FRAND de los tribunales nacionales de Múnich. Conforme a la denominada doctrina Sprachsignalkodierer del Tribunal Superior Regional, el implementador solo puede obtener una revisión FRAND a nivel de fondo si previamente cumple con deberes concretos de cooperación: ante todo, la constitución de una caución cualificada, alineada con la cartera de patentes y vinculada a la última oferta del titular de la SEP, acompañada de un compromiso vinculante que permita el acceso inmediato a esa caución en caso de que la oferta sea finalmente declarada FRAND.

En consecuencia, el Tribunal Regional de Múnich I concluyó que el requisito de la pretensión cautelar se encontraba satisfecho.

El fundamento cautelar

El fundamento cautelar atiende a si la tutela cautelar resulta procesalmente justificada y necesaria. Conforme a la jurisprudencia alemana consolidada, exige, en primer término, la acreditación de la urgencia temporal y, en segundo término, una ponderación de intereses que favorezca al solicitante.

En lugar de vincular la urgencia rígidamente al momento del descubrimiento inicial de la infracción, los tribunales atienden también al instante en que la posición de validez de la patente en litigio se torna suficientemente consolidada. Solamente cuando el titular pueda apoyarse en un indicio de validez lo bastante concreto, surge la obligación de instar la tutela cautelar sin dilación indebida. En este contexto, los tribunales de Múnich aplican un plazo estricto de un mes.

Un elemento clave es que la validez consolidada se trata como un componente procesal de la urgencia. Conforme al fallo VEGF-Antagonisten, el tribunal examina si ha emergido una señal de estabilidad, tal como la confirmación de validez por el Tribunal Federal de Patentes (Bundespatentgericht) o por el BGH (en segunda instancia, en procedimientos de nulidad). Estas señales operan como hechos nuevos capaces de activar o reactivar el período de urgencia, en la medida en que modifican la viabilidad procesal de instar la tutela cautelar.

En Dolby v. Roku, el tribunal de Múnich consideró cumplido el requisito de urgencia. El restablecimiento de la patente en litigio por parte del BGH, el 27 de mayo de 2025, fue calificado como un acontecimiento materialmente nuevo en la posición de validez, idóneo para reactivar el período de urgencia y permitir a Dolby presentar su solicitud dentro del mes posterior a la decisión del BGH.

Una vez satisfecho el requisito de urgencia, los tribunales alemanes proceden a evaluar los intereses recíprocos de las partes. Esta ponderación generalmente favorece al solicitante cuando los hechos relativos a la infracción son claros, la validez de la patente aparece suficientemente consolidada y no se evidencia vacilación alguna del solicitante en la tramitación de sus pretensiones.

En cuanto a la validez, los tribunales exigen que la posición jurídica de la patente esté lo suficientemente consolidada para justificar la tutela cautelar. Esto no requiere que la patente haya superado todos los procedimientos de validez, pero sí que esté respaldada por indicios objetivos y jurídicamente relevantes que demuestren que la validez no es seriamente dudosa.

Los tribunales alemanes recurren regularmente a decisiones motivadas o a pronunciamientos del Tribunal Federal de Patentes, del BGH, de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) o de la Oficina Europea de Patentes (EPO) para satisfacer este requisito.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Phoenix Contact / Harting, los tribunales alemanes no pueden rechazar categóricamente una medida cautelar por el solo hecho de que la patente no haya sido confirmada todavía en procedimientos de oposición o nulidad. En su lugar, deben efectuar una evaluación de fiabilidad ajustada al contexto, ponderando tanto las necesidades de tutela del titular como las garantías procesales propias de la tutela cautelar. El Tribunal Regional de Múnich I y el Tribunal Superior Regional de Múnich han aplicado desde entonces este marco, otorgando relevancia decisiva a los pronunciamientos sobre validez en primera y segunda instancia, incluidas las opiniones motivadas de validez.

La situación en Dolby v. Roku ilustra este enfoque. Durante un tiempo, la patente en litigio había sido anulada por el Tribunal Federal de Patentes (en primera instancia), lo cual habría operado normalmente en contra de la concesión de la tutela cautelar.

Esta circunstancia varió en mayo de 2025, cuando el BGH revocó la decisión de nulidad de primera instancia, restableciendo la fuerza jurídica de la patente. El tribunal de Múnich consideró este pronunciamiento como un significativo nuevo indicio de validez. No constituía una determinación definitiva sobre el fondo, pero sí una señal procesal de peso suficiente para tener por consolidada la validez a los efectos de la tutela cautelar.

El tribunal rechazó el argumento de que Dolby pudo haber actuado antes, subrayando que la urgencia depende de cuándo el caso resulta procesalmente viable para la tutela cautelar, no de cuándo se sospechó por primera vez la infracción.

Habida cuenta de que el tribunal de Múnich consideró suficientemente consolidada la validez de la patente en litigio, claros los hechos relativos a la infracción y oportuna la actuación de Dolby en el ejercicio de sus pretensiones, el tribunal favoreció el interés de Dolby, dando por configurado el fundamento cautelar.

Perspectivas

Para los titulares de SEPs, el caso pone de manifiesto que las medidas cautelares basadas en patentes esenciales en Alemania, aunque siguen siendo excepcionales, son alcanzables en constelaciones fácticas específicamente delimitadas.

Una confirmación de validez reciente y autorizada, combinada con indicadores claros de la falta de voluntad de licenciar del implementador, puede inclinar la balanza a favor de la concesión de la tutela cautelar.

Los titulares de SEPs deberían incorporar estos desarrollos en sus estrategias de observancia, mientras que los implementadores deben reconocer que las maniobras procesales y las tácticas dilatorias (tales como promover ASIs en el extranjero o negarse a constituir caución) pueden incrementar el riesgo de una orden cautelar. No obstante, tales circunstancias siguen siendo la excepción, antes que la regla, en disputas sobre SEPs.

(1) Dr. Jochen Herr, LL.M. es socio de la oficina de Múnich de Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. Robert Los, LL.B. es asociado en la misma oficina. Este artículo refleja las opiniones personales de los autores sobre este tema y no debe atribuirse a Finnegan, sus abogados o sus clientes.