Marcas

La distintividad adquirida como figura de protección marcaria

También conocida como secondary meaning, la distintividad adquirida puede ser la clave para registrar y defender signos que, a simple vista, parecían imposibles de proteger.

Por Sofía Cuevas, Specific IP

Como ya sabemos, para que un signo sea viable de registro es necesario que cuente con distintividad, es decir, que contenga características que, en su conjunto, permitan su distinción de otros signos dentro del mismo mercado, ya sea para productos o servicios. Por ejemplo, es bien sabido que un color de forma aislada no es viable de registro, pues carece de distintividad intrínseca, además de considerarse como un elemento de genérico, pues puede ser utilizado de diferentes maneras por todos los competidores comerciales, por lo que no podría limitarse su uso a un solo actor comercial. Pero ¿qué sucede cuando uno de estos signos que, de principio no tienen distintividad, logra adquirirla mediante su uso?

Es aquí donde surge la distintividad adquirida, también conocida como secondary meaning: esta figura permite precisamente que aquellos signos carentes de distintividad ya sea por tratarse de signos genéricos o por ser descriptivos (indicativos de su origen, cualidades y/o características) puedan, mediante su uso en el mercado, demostrar que el público consumidor los identifica como distintivos de un producto o servicio, y así sean viables para su registro. En otras palabras, el signo adquiere distintividad derivado del uso constante y prolongado del mismo para un producto o servicio, lo que permite que los consumidores lo asocien directamente con una marca en particular. De ahí el término “secondary meaning”: el signo tiene mantiene su significado principal (que es descriptivo o genérico) pero adquiere un segundo significado para el consumidor, que permite que lo relacione con un ente empresarial específico.

En México, por ejemplo, la marca de vendajes Le Roy registró como marca la tonalidad amarilla de sus productos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), acreditando la distintividad adquirida a través de un estudio de mercado que avalaba el uso de este color por la marca desde 1974, convirtiendo a esta tonalidad como distintiva de sus productos. En este caso, el significado principal del signo es el de ser un color y el significado secundario, se relaciona directamente con esta marca de vendajes.

Esto mismo sucedió con el azul de Tiffany & Co, aunque su significado primario es el de ser per se, un color, su significado secundario se relaciona directamente con las cajas de esta reconocida marca de joyería.

La distintividad adquirida puede ser la clave para registrar y defender signos que, a simple vista, parecían imposibles de proteger. Si consideras que tu marca podría beneficiarse de este principio o quieres explorar estrategias para fortalecer su protección, en Specific IP estamos listos para asesorarte.

Bibliografía:

Ramírez Vargas, A. (2023, septiembre). Declaración de uso de marcas: breve recuento histórico y retos actuales [PDF]. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI).

Solorio Pérez, Ó. J. (2010). Derecho de la propiedad intelectual (1.ª ed.). Oxford University Press.