Marcas

La legitimación en las acciones de cancelación marcaria: análisis doctrinal y jurisprudencial andino-ecuatoriano

Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca.

Por Mario Ruiz, AVL Abogados

​En el régimen marcario de la Comunidad Andina, la acción de cancelación por falta de uso se configura como una herramienta clave para depurar el registro y evitar la permanencia de signos que no cumplen su función esencial: distinguir productos o servicios en el mercado. Sin embargo, no cualquier persona puede promover esta acción; se exige que el solicitante cuente con una legitimación activa, entendida como la aptitud jurídica para ejercer esta acción en defensa de un interés directo, personal y legítimo.

Esta exigencia, prevista en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y aplicada por la Autoridad local en el Ecuador, ha sido objeto de interpretación uniforme por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante “TJCA”), que ha precisado sus alcances y condiciones.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 165 de la Decisión 486 “la autoridad nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición de parte interesada, cuando sin motivo justificado la marca no hubiera sido usada por su titular (…) durante un período ininterrumpido de tres años”.

La expresión “parte interesada” constituye el núcleo de la legitimación activa. En Ecuador, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (en adelante “COESCCI”) y su normativa supletoria desarrollan esta disposición, reconociendo que la cancelación puede ser solicitada por quienes tengan un interés legítimo que se vería afectado por la vigencia del registro impugnado; no obstante, no queda del todo claro qué se necesita para ser considerado un actor con un interés legítimo real y eso ha causado interpretaciones equivocadas por parte de la Autoridad o el cumplimiento de requisitos que no están especificados en la norma ni en actos del TJCA.

El TJCA, ha precisado varias formas de legitimar el interés, los mismos que han sido tomados por la autoridad local y que, en lo principal, son:

-La titularidad de un signo idéntico o similar en trámite o registrado, incluyendo la defensa de un signo solicitado que se encuentre en un trámite de oposición.

-El uso previo en el comercio de un signo que enfrenta una barrera registral.

-Un proyecto empresarial concreto que requiera el uso del signo.

Sin perjuicio de lo anterior, han existido casos en donde la exigencia del cumplimiento del punto relativo a la necesidad de contar con un derecho previo o solicitud previa ha hecho que la legitimidad en ciertos casos no sea aceptada, rechazando una acción de cancelación por falta de uso, lo cual es equivocado. Es decir, si no hay registro o solicitud previa, no existe legitimación activa que permita la interposición de una acción de cancelación.

Afortunadamente, el TJCA, en el proceso No. 426-IP-2022, ha dejado en claro que se entiende por persona interesada a cualquier persona con interés en cancelar el registro marcario por falta de uso del signo distintivo en él registrado. Por ello, cualquier persona pueden entenderse como persona interesa sin ninguna restricción para determinar este interés, ni que se vea en la necesidad de solicitar, registrar y utilizar una marca idéntico o similar, o de excluir del registro una marca sobre la que asume no hay un uso real. En el punto 1.5 de la interpretación en mención, el TJCA señala:

Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada en registrar y utilizar un signo idéntico o semejante al no utilizado tiene legitimidad y puede iniciar el trámite de cancelación del registro de una marca. 

Con esto, el TJCA ha sido en claro que esta acción debe servir para proteger derechos e intereses reales, pero esto sin la necesidad de cubrir requisitos y elementos innecesarios que traban y dificultan un proceso que no es utilizado sino para convertirse en un mecanismo que evite el registro indiscriminado e innecesario de signos, debiendo reservarse su ejercicio para quienes demuestren una motivación real.

Así, la legitimación en las acciones de cancelación es un presupuesto procesal indispensable, cuya ausencia conduce al rechazo de plano de la acción. Tanto la normativa andina y la jurisprudencia comunitaria insisten en que el interés debe ser actual, personal y legítimo, susceptible de protección jurídica y debidamente demostrado, pero no probado a través de requisitos innecesarios y no contemplados en la norma.

La correcta fundamentación y acreditación de este requisito no solo determina la admisibilidad de la acción, sino que también fortalece la posición del solicitante, garantizando que la acción de cancelación cumpla su finalidad: preservar un registro marcario limpio, dinámico y ajustado a la realidad del mercado.