Marcas

Nuevo desafío para las marcas notorias en Perú

Un nuevo precedente impone a quien alega la notoriedad de un signo el deber de verificar que entre la última Resolución que reconoció su notoriedad y la nueva acción presentada ante la Oficina de Marcas no hayan transcurrido más de cinco años.

Por Valeria Solano, IP Specialist, ClarkeModet Perú

Generar reconocimiento de marca es uno de los principales objetivos de cualquier negocio; sin embargo, lograr dicha meta generalmente requiere de una estrategia creativa, inversión y perseverancia. La mayoría de legislaciones en materia de propiedad industrial reconocen dicho esfuerzo y el valor de las marcas que han logrado un alto grado de conocimiento en el mercado, otorgándoles una categoría especial y un ámbito de protección mayor al que ostentan las demás marcas registradas.

En el caso de la Decisión N° 486, Régimen Común en materia de Propiedad Industrial en la Comunidad Andina, el legislador andino ha decidido regular la categoría jurídica de los “signos notoriamente conocidos”. De acuerdo con el artículo 224° de la Decisión N° 486, se entiende por signo notoriamente conocido a aquel signo distintivo -marca, lema comercial, nombre comercial, etc.- que haya logrado ser reconocido como tal por el sector pertinente de los productos o servicios a los que se aplique (consumidores reales, consumidores potenciales, distribuidores, comercializadores, entre otros). El reconocimiento de la notoriedad de un signo distintivo acarrea su protección sin necesidad de registro, la defensa de este frente al riesgo de dilución, entre otros beneficios. Sin embargo, de acuerdo con la legislación andina, para poder disfrutar de dichas ventajas es necesario que quien alega la notoriedad de un signo sea capaz de demostrar tal afirmación con medios probatorios.

Definitivamente la carga probatoria que recae en el accionante puede resultar extenuante; por ello, es frecuente que, una vez obtenido el reconocimiento de la notoriedad de un signo en una resolución emitida por la autoridad competente, el accionante se apoye en dicho pronunciamiento ante un nuevo ejercicio de los derechos que emanan de la notoriedad del mismo signo (especialmente si, a criterio del accionante, el signo continúa siendo notorio). No obstante, un nuevo pronunciamiento de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI (en adelante, la Sala) ha impuesto límites temporales a dicha posibilidad en Perú.

En efecto, el pasado 8 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución N° 0330-2024/TPI-INDECOPI, que establece un nuevo precedente de observancia obligatoria, en esta ocasión relacionado al periodo que debe transcurrir entre la fecha en que la Oficina de Marcas peruana reconoce la notoriedad de un signo y la fecha en la que se ejercen los derechos que emanan de dicha notoriedad.

El precedente se dictó en el contexto de una denuncia por infracción presentada por Nike en el año 2022 contra una empresa peruana por el uso indebido, entre otras, de su icónica marca en forma de saeta. Dentro de los argumentos de la denuncia, Nike alegó que el signo era una marca notoriamente conocida, categoría que había sido reconocida por la Oficina de Marcas peruana en resoluciones emitidas en los años 2012, 2014 y 2015. Sin embargo, durante la evaluación del caso, la Sala verificó que las pruebas que sustentaron dichas resoluciones correspondían a los años 2008 y 2015.

A raíz de dicho caso, la Sala decidió dictaminar que el periodo máximo que puede existir entre la fecha en que la autoridad administrativa reconoce la notoriedad de un signo distintivo y la fecha en la que el titular invoca los derechos que emanan de dicha notoriedad es de cinco años. Respecto a la determinación del plazo, la Sala consideró el término de 5 años como un plazo “prudente” debido a la realidad y dinamismo del mercado.

En ese sentido, el nuevo precedente impone a quien alega la notoriedad de un signo el deber de verificar que entre la última Resolución que reconoció su notoriedad y la nueva acción presentada ante la Oficina de Marcas no hayan transcurrido más de cinco años. Por otro lado, considerando que la Sala analizó las fechas de los medios probatorios que sustentaron las Resoluciones citadas por Nike, podemos concluir que será necesario revisar que las pruebas que sustentaron cualquier pronunciamiento previo no hayan excedido el periodo de 5 años que ordena el precedente.

En definitiva, el reciente precedente de observancia obligatoria representa un desafío para los titulares de marcas notoriamente conocidas. Al imponer un límite de cinco años para invocar la notoriedad reconocida previamente, obliga a las empresas a mantener una actualización periódica de las pruebas que acrediten la notoriedad del signo distintivo. Esto añade una capa adicional de esfuerzo, pero resulta esencial a efectos de asegurar el ejercicio de los derechos que confiere la Decisión N° 486.