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Perú: INDECOPI declara fundada la oposición contra la marca Caffè Vergnano 1882

Esta decisión es particularmente relevante porque reconoce que el principio de territorialidad no es absoluto. En efecto, se resolvió a favor del oponente a pesar de que sus marcas no estaban registradas en el Perú al momento de la oposición.

Por Scavia & Scavia

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición contra la marca "Caffè Vergnano 1882" por haber sido solicitada de mala fe, aplicando así una excepción al principio de territorialidad.

Mediante Resolución Nº 0086-2025/CSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI), declaró fundada la oposición presentada por Casa del Caffè Vergnano S.p.A., de Italia, contra la solicitud de registro de la marca, ingresada por Luis Enrique Unzueta Rozas para productos de la clase 30, concluyendo que ella fue presentada de mala fe.

Cabe destacar que la decisión no fue apelada por el solicitante, quedando por lo tanto consentida y firme en primera instancia.

Esta decisión es particularmente relevante porque reconoce que el principio de territorialidad no es absoluto. En efecto, la DSD resolvió a favor del oponente a pesar de que sus marcas no estaban registradas en el Perú al momento de la oposición, reconociendo de esta manera la mala fe por parte del solicitante. En casos como éste, donde se acredita el comportamiento malicioso del solicitante, la protección puede extenderse incluso en ausencia de registro local.

Tal como quedó demostrado en el procedimiento, la marca solicitada en el Perú era cuasi idéntica a diversas marcas mixtas con el lema Caffè Vergnano 1882, registradas y utilizadas por el opositor en Italia, Estados Unidos, la Unión Europea, Argentina, Chile y Paraguay. Además, quedó evidenciado que el solicitante tenía pleno conocimiento de la existencia y prestigio de las marcas del oponente, buscando aprovecharse indebidamente de ello en el mercado peruano.

En su razonamiento, la DSD recordó que —conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina— se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que sea contrario a los usos y prácticas honestos, y que la mala fe no está sujeta a una lista cerrada o "numerus clausus" de supuestos, sino que debe analizarse en función de las circunstancias del caso concreto.

En consecuencia, el INDECOPI aplicó el artículo 137 de la referida norma andina, que prohíbe registrar signos presentados para consolidar actos de competencia desleal, considerándoseles como actos contrarios a los usos y prácticas honestas que deben primar en el tráfico mercantil.

Con esta decisión, el INDECOPI envía un mensaje fuerte y claro: la mala fe no tiene cabida en el mercado peruano, sin excepciones.