Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue que la Sala descartó que la coexistencia de otras marcas con el término CATALINA implicara automáticamente la ausencia de riesgo de confusión.
Las marcas en conflicto presentaban semejanzas fonéticas, gráficas y conceptuales.
Por Nicole De La Torre Morales, BARLAW – Barrera & Asociados1
La controversia se originó luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) otorgara el registro de la marca LA CATALINA para distinguir diversos productos alimenticios comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional, declarando infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERÚ S.A. (“INDUPSA”), sustentada en su marca previamente registrada SANTA CATALINA.
Frente a ello, INDUPSA interpuso una demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de dicha decisión, argumentando que la marca LA CATALINA reproducía el elemento distintivo y predominante “CATALINA” de su marca previamente registrada SANTA CATALINA, generando riesgo de confusión.
Recientemente, y luego de más de cinco años de controversia, así como de haber obtenido una sentencia favorable en primera instancia judicial, la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (la “Sala”) volvió a dar la razón a INDUPSA y confirmó la nulidad de la Resolución No. 1753-2019/TPI-INDECOPI, que había concedido el registro de la marca LA CATALINA en la clase 30 de la Clasificación Internacional.
Asimismo, la Sala ordenó al INDECOPI emitir una nueva resolución denegando dicho registro, al considerar que generaba riesgo de confusión con la marca previamente registrada SANTA CATALINA, de titularidad de INDUPSA para distinguir productos de la misma clase.
Tras evaluar el caso, la Sala concluyó que las marcas en conflicto presentaban semejanzas fonéticas, gráficas y conceptuales, destacando que los términos “LA” y “SANTA” carecían de suficiente fuerza distintiva frente al elemento principal “CATALINA”. Además, determinó que los productos distinguidos por los signos en conflicto pertenecían a la misma clase, se encontraban dirigidos al mismo público consumidor y compartían canales de comercialización, lo que incrementaba el riesgo de confusión.
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue que la Sala descartó que la coexistencia de otras marcas con el término “CATALINA” implicara automáticamente la ausencia de riesgo de confusión, precisando que dichas marcas incluían elementos adicionales suficientemente distintivos, situación que no ocurría con la marca LA CATALINA.
Esta decisión representa un resultado favorable para INDUPSA, ya que fortalece la exclusividad de su familia marcaria compuesta por el término “SANTA CATALINA” en la clase 30 de la Clasificación Internacional y reafirma la importancia de proteger el elemento distintivo predominante de una marca frente a signos posteriores que pretendan apropiarse de este mediante la incorporación de términos accesorios o de escasa distintividad. Asimismo, en virtud de esta sentencia, INDUPSA se consolida como la única titular de marcas registradas que incluyen el término “CATALINA” en la clase 30, reforzando significativamente su posición en el mercado y frente a futuros conflictos marcarios.
1 Abogada Asociada en BARLAW – Barrera & Asociados. Abogada con Segunda Especialidad en Protección al Consumidor por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La economía mundial está atravesando una transformación profunda: el valor de las empresas ya no depende principalmente de activos físicos, sino de activos intangibles como la propiedad intelectual, las marcas, la innovación, los datos y la reputación.
Mientras la Oficina de Patentes (INPI) ha introducido recientemente una mayor flexibilidad para la presentación de solicitudes bajo el sistema Patent Prosecution Highway (PPH), Argentina también ha dado un paso importante hacia su adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
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