Patentes

Por qué la ITC es un foro más favorable para el litigio de patentes en Estados Unidos

En un escenario jurídico cada vez más complejo para los titulares de patentes, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) emerge como una alternativa estratégica especialmente atractiva. Gracias a su capacidad para resolver disputas con rapidez, imponer medidas de protección efectivas y operar bajo reglas procedimentales particulares, la ITC ofrece ventajas que muchos litigantes consideran difíciles de igualar en otros foros.

Por Por Eric J. Fues y Shivani Karthikeyan (1), Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner LLP 

I. Introducción

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC, por sus siglas en inglés) es reconocida por resolver casos con rapidez. Para sus casos de propiedad intelectual bajo la sección 337 (2), que involucra métodos de competencia desleal en la importación de bienes, uno de los seis jueces administrativos preside las audiencias que típicamente comienzan nueve o diez meses después de la presentación de una demanda ante la ITC. Unos meses después, los jueces emiten sus decisiones (denominadas Determinación Inicial Final) que pueden ser objeto de revisión adicional por parte de la ITC. Todo el proceso, desde la presentación de la demanda hasta que la ITC completa su revisión de la Determinación Inicial Final y emite una Determinación Final, generalmente toma de 16 a 18 meses. Y cuando la ITC emite una Determinación Final, también dicta medidas correctivas que típicamente entran en vigor en 30 días, incluso si hay una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.

La ITC tiene jurisdicción in rem sobre los artículos importados a Estados Unidos, y si un demandante ante la ITC tiene éxito, las medidas de protección de la ITC típicamente involucran detener las importaciones (mediante la emisión de una orden de exclusión) y prohibir la distribución de artículos almacenados en territorio estadounidense (a través de una orden de cesación). Este tipo de medida cautelar puede ser muy atractiva para los titulares de patentes estadounidenses que buscan proteger el mercado estadounidense contra productos importados que infringen sus derechos. Además de la rapidez y medidas de protección poderosas, las recientes decisiones del Circuito Federal, un cambio de política en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), y ciertos cambios en la propia ITC, hacen que este sea un momento particularmente favorable para que los titulares de patentes litiguen disputas ante la ITC.

II. Litigio de patentes ante la ITC

A. Requisitos adicionales para los titulares de patentes

Mientras la ITC puede resolver disputas bajo la sección 337 para múltiples tipos de derechos de propiedad intelectual, las investigaciones de patentes constituyen la gran mayoría de expedientes. Los casos de patentes en tribunales de distrito requieren que el demandante demuestre la infracción de un derecho de patente válido y daños, mientras que los demandantes que litigan patentes ante la ITC no necesitan probar daños, pero deben demostrar (1) la importación de los artículos acusados, (2) la infracción de un derecho de patente válido, y (3) el cumplimiento del requisito de “industria doméstica.” Una industria doméstica, a su vez, tiene dos componentes: una “industria doméstica técnica,” que típicamente requiere que el demandante practique al menos una reivindicación de cada patente invocada, y una “industria doméstica económica,” que requiere que el demandante demuestre inversiones significativas en Estados Unidos, por ejemplo, en planta y equipo, o trabajo o capital, con respecto a los artículos cubiertos por la patente (3). Dicho de otra manera, si un demandado ante la ITC prevalece con respecto a una patente invocada sobre cualquiera de los temas de no infracción, invalidez, falta de importación, falta de industria doméstica económica o falta de industria doméstica técnica, entonces el demandante no puede obtener protección bajo esa patente.

B. Cambios recientes en la ley favorables a los demandantes

B.1. Industria Doméstica Económica

Las recientes decisiones del Circuito Federal, ambas dirigidas al requisito de industria doméstica económica, son favorables para los demandantes ante la ITC. Más recientemente, en Lashify, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 130 F.4th 948 (Fed. Cir. 2025), el Circuito Federal rechazó el enfoque basado en producción de la ITC para el análisis del componente económico (4). Basándose en su interpretación literal del estatuto, el tribunal determinó que no existe excepción en la sección 337 para ventas, mercadotecnia, almacenamiento, control de calidad o distribución, y tampoco existe sugerencia alguna de que estas actividades deban ir acompañadas de otras funciones (como la manufactura doméstica) para constituir una industria doméstica económica. Como resultado, los titulares de propiedad intelectual con inversiones significativas en Estados Unidos—independientemente de su presencia manufacturera—tienen una mayor oportunidad de obtener protección ante la ITC contra infractores importadores.

A principios de este año, el Circuito Federal también confirmó una determinación de la ITC de que la sección 337 no requiere un monto mínimo de gastos para constituir una "inversión significativa" en una industria doméstica. En Wuhan Healthgen Biotechnology Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 127 F.4th 1334 (Fed. Cir. 2025) (5) el tribunal confirmó una determinación de la ITC de que los gastos domésticos del demandante habían sido significativos en relación con el tamaño del mercado comercial atendido por el producto del demandante—que, como se señaló anteriormente, debe estar cubierto por al menos una reivindicación de cada patente invocada para obtener protección bajo esa patente. Este caso trae buenas noticias para las pequeñas empresas que aún no tienen grandes inversiones o ingresos absolutos, ya que el tribunal en Wuhan aclaró que no existe un valor umbral en dólares ni una fórmula rígida requerida para cumplir con el componente económico del requisito de industria doméstica.

B.2. Cambios de política en la Junta de Juicios y Apelaciones de Patentes (PTAB)

En junio de 2022, la USPTO emitió un memorando de orientación declarando que la PTAB no denegaría discrecionalmente peticiones basándose en la aplicación de Fintiv a un procedimiento paralelo de la ITC (6). Esta política resultó en menos denegaciones discrecionales de peticiones de revisión inter partes (IPR), lo que resultó en que los demandantes de la ITC enfrentaran impugnaciones de validez de patentes en procedimientos paralelos de la PTAB. Pero en febrero de 2025, la USPTO rescindió el memorando de orientación de 2022, y posteriormente explicó que la PTAB aplicará los factores Fintiv cuando haya un procedimiento paralelo en la ITC (7). Como resultado, la PTAB volverá a considerar los seis factores detallados bajo Fintiv para determinar si denegar peticiones de IPR de manera discrecional cuando se hayan presentado impugnaciones de validez de patentes superpuestas ante la ITC.

Además, la USPTO adoptó un nuevo proceso bifurcado, donde el Director de la USPTO decide si las peticiones que buscan revisiones de patentes deben ser denegadas por razones discrecionales antes de que la PTAB considere los méritos de la impugnación. Anteriormente, el panel de la PTAB asignado a una petición podía considerar la denegación discrecional de una petición, y si la petición era denegada, el panel proporcionaba su razonamiento en la misma decisión que analizaba los argumentos de invalidez del impugnador de la patente. Ahora, cuando un titular de patente solicita una denegación discrecional, el Director de la USPTO, asistido por jueces principales de la PTAB, decidirá sobre ese asunto. Un panel diferente de la PTAB revisará los méritos de la petición solo si no es denegada discrecionalmente. Estos cambios de política reducen la probabilidad de procedimientos paralelos que involucren argumentos de invalidez de arte previo sustancialmente superpuestos en la ITC y la PTAB.

​C. Jueces administrativos y abogados del personal experimentados

Tanto los demandantes como los demandados se benefician de los experimentados jueces administrativos especializados en patentes de la ITC. Varios jueces administrativos ejercieron el litigio de patentes en la práctica privada, otros trabajaron en litigios complejos en la ITC u otras agencias antes de convertirse en jueces administrativos en la ITC, y todos tienen años de experiencia litigando patentes y otros asuntos de propiedad intelectual bajo la sección 337. Además, en la mayoría de las investigaciones de la sección 337, otro litigante experimentado—un Abogado del Personal de la Oficina de Investigaciones de Importaciones Desleales de la ITC—se unirá como parte en la investigación. Esta riqueza de experiencia, junto con el detallado proceso de petición de revisión de la ITC, resulta en decisiones de litigio de patentes de alta calidad de la ITC, a pesar del cronograma comprimido para desarrollar el expediente ante la ITC.

III. Conclusión

El panorama legal y administrativo actual hace que sea un momento particularmente favorable para ser demandante ante la ITC. Las recientes decisiones del Circuito Federal, el cambio de política de la USPTO para volver a aplicar los factores Fintiv en el contexto de procedimientos paralelos de la ITC, el ritmo acelerado de litigio de la ITC, y el énfasis de la Administración en la innovación doméstica, todo favorece a los demandantes que buscan una protección efectiva y eficiente. En conjunto, estos desarrollos ofrecen a los demandantes un camino más claro hacia la protección y mejoran el atractivo de la ITC como foro para la defensa de derechos de patentes en el mercado estadounidense.

(1) Eric Fues es socio y Shivani Karthikeyan es asociada en Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP. Este artículo refleja las opiniones personales de los autores sobre este tema y no debe atribuirse a Finnegan, sus abogados o sus clientes.

(2) 19 U.S.C. § 1337 (sección 337) involucra métodos de competencia desleal en la importación de bienes. Los demandantes bajo la sección 337 plantean la infracción de patentes como el método más común de competencia desleal, aunque esta sección del estatuto también abarca la infracción de marcas o derechos de autor, la apropiación indebida de secretos comerciales y prácticas anticompetitivas, entre otros.

(3) Una industria doméstica económica puede demostrarse de otras maneras para una investigación basada en patentes, por ejemplo, a través de inversiones sustanciales en la explotación de una patente, incluyendo ingeniería, investigación y desarrollo, o licenciamiento. V.gr., 19 U.S.C. §1337 (a)(3)(C).

(4) La ITC presentó una petición combinada de reconsideración ante el panel y reconsideración en banc sobre la decisión de Lashify. V. Lashify, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, No. 2023-1245, D.I. 117 (21 de mayo de 2025). El Circuito Federal denegó esta petición el 25 de junio de 2025.

(5) El bufete de los autores sirvió como asesor legal de Wuhan Healthgen Biotechnology en este asunto.

(6) Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation (con fecha 21 de junio de 2022), en 6.

(7) Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” (con fecha 24 de marzo de 2025), en 2.