Marcas

REGISTRABILIDADE DE MARCAS QUE IDENTIFICAM PRODUTOS E SERVIÇOS ILÍCITOS

O artigo se aprofunda na legislação aplicável, partindo dos tratados internacionais, passando pela legislação brasileira e chegando à regulamentação do tema pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Por Pedro Vilhena¹, Gruenbaum, Possinhas & Teixeira

1. INTRODUÇÃO

Os direitos sobre uma marca são constituídos e exercidos, em regra, sobre um trinômio consistente no sinal identificador, no produto ou serviço identificado e na jurisdição na qual se inserem os consumidores. Essa afirmação se vê refletida em cada certificado de registro de marca emitido: uma autoridade administrativa de uma jurisdição concede o direito de uso exclusivo de um sinal na identificação de um ou mais produtos ou serviços. São os elementos essenciais que conferem contorno relativamente claro aos direitos atribuídos.

Assim, é natural que se investigue, com certa frequência, tais elementos, buscando compreendê-los de forma suficientemente profunda. Sobre o primeiro elemento (o sinal), há numerosos estudos acerca de sua natureza, suas características, suas formas de apresentação e, de forma mais ampla, acerca do que pode constituir uma marca. Há igualmente extensa literatura com relação ao terceiro elemento (a jurisdição), tanto atinentes à territorialidade dos direitos (em seu aspecto macro), quanto concernentes ao comportamento dos consumidores (em seu aspecto micro). Raras, no entanto, as análises sobre o segundo elemento (os produtos e serviços).

A verdade é que o estudo do tema foi perdendo interesse gradualmente, à medida em que se construiu um sistema internacional de classificação, a partir da assinatura do Acordo de Nice², em 1954. Com um sistema funcional em marcha, o tema perdeu relevância, reemergindo apenas ocasionalmente.

Recente exemplo é a adoção da Classificação de Nice pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2000³. Tal ato gerou importantes impactos na prática nacional, obrigando seus operadores a estudar as relações entre antiga e nova classificações, de modo a poder reclassificar os processos brasileiros. Sobrevindo, em 2006, a suspensão da reclassificação⁴, o tema voltou ao estado de menor significância cotidiana em nosso país.

Até que, em 02 janeiro de 2025, o INPI publicou a atualização para o presente ano da 12ª edição da Classificação de Nice⁵. Desde sua adoção como padrão nacional, é comum ver o INPI atualizar as versões e edições adotadas pelo Comitê de Especialistas e aprovadas pela Assembleia⁶. Desta vez, no entanto, causou estranheza uma “novidade”, anunciada nos termos abaixo:

Em 1º de janeiro deste ano, entrou em vigor a nova versão da 12ª edição da Classificação de Nice, utilizada para categorizar os produtos e serviços que devem ser escolhidos ao se solicitar um registro de marca. Uma novidade da atualização no sistema de peticionamento e-Marcas foi a retirada da seleção da especificação pré-aprovada de parte dos itens considerados ilícitos pelas normas brasileiras que motivavam atrasos e custos com exigências para saneamento dos processos. A retirada de itens dessa natureza será feita de forma gradual. (grifamos)

Anexo à notícia, um arquivo⁷ listava 15 produtos e dois serviços retirados, discricionariamente, pelo INPI da versão adotada no Brasil da Classificação de Nice. Estes itens poderiam ser divididos em duas categorias: jogos de azar (por exemplo, caça-níqueis, cartões para bingo, fichas para jogos de azar e serviços para jogos de azar) e substâncias proibidas (cocaína para fins medicinais, estricnina, cigarros eletrônicos e cannabis não processada).

O presente artigo visa investigar, de um lado, os motivos de o INPI ter tomado esta medida, bem como avaliar se, à luz da Lei da Propriedade Industrial e dos instrumentos internacionais que regem a matéria, a decisão do Instituto tem respaldo legal.

2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO NACIONAIS SOBRE O TEMA

Termos como “produto” e “serviço” aparecem mais de vinte vezes no Título III da Lei da Propriedade Industrial (LPI)⁸, dedicado ao Direito de Marcas. Não há, no entanto, disposição específica quanto a que atividades podem ser listadas como “produto” ou “serviço” reivindicado por um pedido de registro de marca. Daí a assunção geral, talvez precipitada, de que qualquer produto ou serviço poderia ser reivindicado.

No entanto, uma análise panorâmica do Direito de Marcas revela, pelo menos, dois possíveis obstáculos para aquele que reivindicar proteção marcaria para um sinal que identifique um produto ou um serviço ilícito. O primeiro deles operando-se na aquisição do direito sobre a marca e o segundo operando na manutenção do direito sobre a marca, como se verá abaixo.

2.A. Da necessária legitimidade do depositante

Por força do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI⁹, um depositante, ao pedir o registro de uma marca, pode reivindicar apenas produtos e serviços relativos “à atividade que exerçam efetiva e licitamente”. A disposição impõe, no Direito Brasileiro, que só pode ser realizado o depósito de um pedido de registro de marca por uma pessoa legitimamente interessada na obtenção deste direito. São evidentes o objetivo e a mecânica do dispositivo em questão.

O objetivo é evitar que o INPI seja inundado de registros de marcas inutilizadas (conhecidos como dead wood), obtidos apenas para criar reservas de mercado¹⁰. A mecânica é impedir que uma empresa requeira registro relativo a produto ou serviço estranho à sua atividade. Assim, restaurantes podem pedir registro de marca que identifique serviços de alimentação; escolas, serviços de educação; bancos, serviços financeiros; e assim por diante.

Por tal instrumento, garante-se a higidez do registro de marcas e o alcance da cláusula finalística da garantia constitucional correspondente, como recorrentemente nos lembravam as lições do Professor Denis Borges Barbosa¹¹.

O que atine a este artigo, no entanto, é o um efeito colateral do dispositivo. Explica-se: o INPI impede o registro de marcas que reivindiquem a identificação de produtos e serviços ilícitos, sob o fundamento de que nenhuma empresa poderia explorar tais atividades lícita e efetivamente. Vai neste sentido o teor do Manual de Marcas¹², desde sua primeira versão, como exposto abaixo:

5.4.6. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos¶

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira ou quando houver dúvida quanto à sua licitude, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a sua licitude ou para que os substitua por itens lícitos compatíveis com a classe reivindicada.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

Especificação formada unicamente por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.

Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O deferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de substituição de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Este entendimento lastreia outros documentos do INPI. Em 2016, foi editada nota técnica¹³ acerca da inclusão de loterias nas especificações de serviços, vez que se trataria de atividade exclusiva da Caixa Econômica Federal¹⁴. Em 2024, diante da promulgação da lei sobre apostas de quota fixa¹⁵, foi exarado parecer da procuradoria federal especializada junto ao INPI¹⁶ acerca da inclusão de jogos de azar eletrônicos (conhecidos como bets). Ambos os documentos se apoiam na aparente incompatibilidade de tais itens com a legitimidade exigida pelo parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI.

A posição do INPI é válida, caso nos restrinjamos à aplicação do dispositivo a titulares com atividades empresariais restritas ao Brasil. Não resiste, no entanto, à possibilidade de um titular exercer atividades no exterior. Afinal, a ilicitude de uma atividade no Brasil não implica sua ilicitude alhures.

O tema é delicado, porque tange demasiados aspectos morais, mas a exposição de alguns exemplos revela-se útil à compreensão. Suponhamos que uma empresa suíça de serviços de morte assistida pretenda registrar sua marca no Brasil. Ou que uma empresa holandesa deseje ver protegida no Brasil sua marca que identifica a maconha para uso recreativo que produz na Holanda. Ou, ainda, que uma empresa americana de agenciamento de barriga de aluguel queira estender a proteção de sua marca ao território brasileiro.

Em todos estes casos, os produtos e serviços são ilícitos no Brasil. Não obstantes as proibições, o requisito da legitimidade do depositante previsto no parágrafo primeiro do artigo 128 estaria cumprido, uma vez que as hipotéticas empresas exerceriam alhures as atividades em questão de forma lícita e efetiva.

Tanto é assim que abundam exemplos semelhantes na base de dados do INPI, como o registro da marca BELLAGIO¹⁷ para serviços de administração de cassinos, proibidos no Brasil desde a edição do Decreto-Lei nº 9.215 de 30 de abril de 1946.

Isso é possível porque o parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI não exige que ocorra no Brasil o exercício lícito e efetivo da atividade relacionada ao produto ou serviço reivindicado. Nem poderia, visto que consistiria em frontal infração ao artigo 2(2) da CUP.

Tem-se que, apesar do entendimento expresso pelo INPI em seu manual de marcas, o registro de marcas assinalando produtos e serviços ilícitos não encontra obstáculo no artigo 128 da LPI.

Por outro lado, estarrece o fato de haver centenas de registros para marcas assinalando substâncias psicotrópicas ilícitas¹⁸, ainda que no contexto da inclusão na especificação de todos os produtos da classe 05. A surpresa não deriva de qualquer senso de moralismo pela natureza dos produtos, mas da baixa probabilidade de existirem tantas empresas exercendo tais atividades de forma efetiva e lícita.

2.B. Do uso efetivo como condição para a manutenção do registro

O segundo obstáculo a que faz referência esta primeira seção é a obrigação de uso efetivo da marca como condição à manutenção do registro, prevista no artigo 144 da LPI. Da mesma forma que a legitimidade do depositante, a obrigação de uso da marca registrada tem por objetivo garantir o alcance da cláusula finalística da garantia constitucional correspondente, evitando o dead wood. Há ainda o efeito de cumprimento da função social da propriedade, visto que a concessão de direitos de exclusividade só se revelaria razoável caso eles fossem efetivamente explorados.

Como forma de instrumentalizar a obrigação de uso, a LPI prevê – em seu artigo 143 - o requerimento de caducidade, por meio do qual qualquer pessoa com legítimo interesse pode, perante o INPI, obrigar o titular de um registro a comprovar o uso efetivo da marca no mercado brasileiro, sob pena de extinção do registro.

Como alternativa, o titular pode apresentar ao INPI, nos termos do parágrafo primeiro do artigo em questão, as razões legítimas pelas quais não usa a marca registrada. Eis um recorte de recente doutrina sobre o tema¹⁹:

De acordo com o §1º do art. 143, essa justificativa para a falta de uso deve se basear em “razões legítimas”, ou seja, causas que impeçam a exploração da marca para os produtos e serviços assinalados e que estejam fora do controle do titular do registro. Trata-se de atos de força maior, que podem decorrer de atos estatais (fato do príncipe), fenômenos naturais (como inundações, pandemias, secas) e mesmo ocorrências políticas (greves, tumultos, etc.). Mas deve ser ressaltado que tal justificativa deve produzir consequências em grande arte do período de investigação, pois, do contrário, terá havido tempo hábil para a exploração da marca.

Como bem destaca o Instituto Dannemann Siemsen²⁰, o conceito de “razões legítimas” substitui em nossa lei a exigência de “força maior”, prevista no revogado Código da Propriedade Industrial. A noção, ainda segundo o Instituto veio do artigo 5 da CUP²¹, que a cita como excludente para a caducidade de patentes. O mestre G. H. C. Bodenhausen²² assim comenta a disposição:

Uma licença compulsória requerida por falta ou insuficiência de explotação deve ser rejeitada se o titular da patente justificar sua inação por razões legítimas. Tais razões podem ser baseadas na existência de obstáculos legais, econômicos ou técnicos à exploração, ou à exploração mais intensiva, da patente no país. As autoridades competentes do país decidirão a questão. (grifamos)

A existência de uma lei que proíba uma determinada atividade subsome-se às noções acima expostas de “ato estatal” ou de “obstáculo legal”, devendo ser considerada uma razão legítima para o desuso. Daí se extrai que o não-uso de uma marca registrada para assinalar produtos considerados ilícitos no Brasil não dá ensejo à declaração de caducidade do registro. Desta forma, o titular poderá manter seu registro indefinidamente enquanto durar a ilicitude do produto ou serviço reivindicado, sob a única condição de prorrogá-lo decenalmente²³.

2.C. Da licitude do registro de marca para produto ou serviço ilícito

Como se nota, é firme a convicção do autor no sentido de que o parágrafo único do artigo 128 não impede o depósito de pedido de registro de marca que reivindique produto ou serviço ilícito. Para superar o aparente obstáculo, basta que o titular comprove exercer a atividade de forma efetiva em uma jurisdição que a considere lícita.

É evidente que seu titular não poderá explorar, no Brasil, o registro quando obtido. Perdurando a ilicitude da atividade, a marca não poderá ser licitamente usada no Brasil sequer por seu titular. Isso, no entanto, não levará à declaração da caducidade do registro, visto que a ilicitude de fabricação do produto ou de prestação de serviço deve ser considerada uma razão legítima para o não-uso da marca.

Ultrapassada a análise do direito brasileiro, verifica-se, na sequência, o tratamento dado ao tema pelo direito internacional.

3. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO INTERNACIONAIS SOBRE O TEMA

Enquanto a LPI silencia sobre o tema, obrigando-nos a verificar se a hipótese ofende algum de seus dispositivos, o Direito Internacional nos traz regras bastante mais claras. A primeira delas data de novembro de 1880 e consta das atas das sessões de negociação que levaram à criação, vinte e oito meses mais tarde, da CUP.

A negociação teve início a partir de um anteprojeto de convenção, de autoria de Charles Jagerschmidt, ministro plenipotenciário da França na ocasião. Este texto já continha, como artigo 7, uma previsão acerca da independência da marca com relação aos produtos que ela assinala, assim redigida²⁴:

Artigo 7

O depósito de uma qualquer marca de fábrica ou de comércio será admitido, em todos os Estados da União, por conta e risco do depositante, qualquer que seja a natureza do produto revestido pela marca.

As atas das sessões de negociação revelam que a proposta de artigo foi pouco discutida. Houve apenas uma questão levantada pelo representante da Bélgica, Sr. A Demeur, ao autor do anteprojeto acerca do sentido de sua inclusão no texto. A troca é assim resumida nas atas²⁵:

Sobre a questão do Sr. Demeur, o Sr. Jagerschmidt faz conhecer o sentido deste artigo. Ele explica que, em alguns países, quando um fabricante ou um comerciante se apresenta para depositar uma marca de produtos farmacêuticos, por exemplo, recusa-se o registro desta marca porque o produto não teria sido aprovado pelo Conselho de Higiene e que ele não pode ser posto à venda. Ora, a marca é absolutamente independente do produto, e é interessante que seu proprietário possa fazê-la registrar a fim de garanti seus direitos para o dia em que o produto, hoje proibido, seja ulteriormente admitido. (grifamos)

A explicação foi suficiente para convencer o representante belga, que sugeriu apenas uma redação mais clara para o artigo. Esta redação não sofreu mais alterações, tendo sido adotada no texto final da CUP em 20 de março de 1883: “Artigo 7 - A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao depósito da marca.”

A doutrina passou a tratar do artigo como manifestação do “princípio da independência da marca em relação ao produto”, como se extrai deste trecho de Denis Borges Barbosa²⁶:

A licitude das marcas não tem relação com os produtos sobre os quais a marca e aposta, pois se aplica o princípio da independência das marcas em face dos produtos e dos serviços (CUP, art. 7º.) (...)

Como se lê da Ata da Conferência de Paris de 1883, a pg. 89, a proposta do Art. VII visou, assegurar que uma marca pudesse ser obtida, muito embora estivesse proibida a comercialização do produto a qual a marca se propusesse a ser aposta. Por exemplo, no caso dos produtos farmacêuticos, quando registro sanitário ainda não tivesse sido obtido.

Em 1929, o texto sofreu a única alteração ao longo das catorze décadas de vigência, por ocasião da Revisão da CUP em conferência mantida na Haia. Conhecida pela introdução do artigo 6 bis, esta revisão também originou uma alteração que deu ao artigo 7 maior alcance. A partir de então, a natureza dos produtos não poderia obstar o registro da marca (e não mais o seu depósito, como previsto anteriormente). A mudança foi admitida por unanimidade²⁷.

Em seu Guia, o mestre G. H. C. Bodenhausen retoma o exemplo dos produtos farmacêuticos trazido por Jagerschmidt na Conferência de Paris, mas amplia as possíveis aplicações do dispositivo, nos termos abaixo²⁸:

O artigo sob análise pode ser comparado, até certo ponto, ao artigo 4º quarter da Convenção relativo às patentes. O objetivo destes artigos é tornar a proteção da propriedade industrial independente da questão de saber se os bens aos quais tal proteção se aplicaria podem ou não podem ser vendidos no país em questão. Por exemplo, a situação em que uma marca se destina a ser utilizada em um produto farmacêutico que não foi aprovado pelas autoridades competentes de um país, e consequentemente cuja venda não é permitida, não deve conduzir à recusa do registo da marca, porque é do interesse do titular garantir os seus direitos na eventualidade de a venda do seu produto ser permitida posteriormente. O artigo em questão também se aplicaria quando o uso de marcas fosse proibido para qualquer categoria de bens ou quando a venda de bens estivesse sujeita a monopólio ou concessão. (grifamos)

Pouco mais de dez anos após a publicação deste guia, ganharam corpo as negociações que levariam ao Acordo TRIPS²⁹. O artigo 7 da CUP não foi mencionado na Rodada de Tóquio de 1982 e não foi objeto de nenhuma das propostas apresentadas entre 1982 e 1990³⁰. Foi apenas na minuta ministerial de Bruxelas, de dezembro de 1990, que o artigo foi inserido no texto do acordo, com suaves alterações que o tornaram contemporâneo. Esta redação seguiu inalterada até a versão final do acordo, na qual figura como o artigo 15.4: “A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro”.

O guia mais importante acerca da interpretação do Acordo TRIPS³¹ traz uma visão ainda mais ampla do que aquela anotada por G. H. C. Bodenhausen em seu guia para a CUP, como vemos:

A questão da moralidade ou da ordem pública pode surgir em relação a produtos como cigarros, conhecidos por serem prejudiciais à saúde, cuja publicidade ou venda os Membros podem optar por fortemente regular ou até proibir. O Artigo 15.4 sugere que uma marca usada em conexão, por exemplo, com cigarros não pode ter seu registro recusado por causa do produto ao qual está associada. Isto aparenta criar uma tensão com o Artigo 6 quinquies que permite a recusa do registo de uma marca por motivos de moralidade e ordem pública. Esta aparente tensão pode ser resolvida interpretando o Artigo 6 quinquies como limitado a recusas de sinais ou símbolos que sejam ofensivos “em si”. No entanto, é difícil traçar essa diferenciação porque um sinal ou símbolo atua inerentemente para criar (ou estimular) uma ligação na mente do público com algum bem, serviço, atividade ou crença. Um Membro pode argumentar que tem o direito de bloquear o registo de uma marca utilizada em cigarros não por causa do produto, mas porque a promoção da marca em si tem consequências adversas para o público; isto é, a marca “em si” é prejudicial à ordem pública porque incentiva um tipo de comportamento conhecido por causar danos graves (e o comportamento não está ligado ou limitado aos produtos de uma empresa específica). Quer este argumento seja persuasivo ou não, o ponto crítico do ponto de vista da política pública é que permitir o registo de uma marca comercial ou de serviço não prejudica a autoridade do governo para regular o produto associado à marca. Mesmo que um Membro deva permitir o registo de marcas de cigarros, poderá proibir (ou limitar) a venda dos cigarros por razões de saúde pública.

Como se nota, a interpretação mais moderna do dispositivo foca em cigarros, diante dos esforços de algumas jurisdições em reduzir a quantidade de fumantes pela dura regulação da publicidade destes produtos. Por outro lado, a gênese da norma no Século XIX focava em produtos farmacêuticos. Essa comparação, por si só, mostra que é natural da evolução das políticas públicas tornar lícitas ou ilícitas determinadas atividades, segundo os interesses nacionais. Daí surge a importância do princípio da independência da marca com relação ao produto ou serviço assinalado.

O princípio, raramente citado na doutrina nacional, encontra eco nas lições de pensadores franceses e argentinos³². Tomemos, por exemplo, a atualização de Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux da histórica obra de Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst³³:

Independência da marca em relação a seu objeto. A validade de uma marca é absolutamente independente da licitude do produto ou do serviço ao qual se aplica. Esta regra decorre do artigo 7 da Convenção Internacional da União de Paris, que dispõe que « A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar o registro da marca ». Não se deseja que a proibição de um produto, na sua fabricação ou na sua venda, em um determinado momento e em determinado país, possa reverberar na validade de uma marca. Pode-se perfeitamente admitir o depósito e a validade de uma marca destinada a designar um produto objeto de um monopólio estatal, ou um medicamento que ainda não teve a comercialização autorizada, etc. Neste caso, uma ação de contrafação é possível contra as usurpações, mas a indenização a que pode pretender o titular será reduzida em razão do fraco prejuízo sofrido. Aliás, tal marca não será explorada, mas um requerimento de caducidade colidiria com uma justa causa para a não exploração. (grifamos)

A redação deixa pouco espaço à interpretação diversa. Os autores transmitem em seu texto o grau de cogência da norma internacional pelo uso de termos fortes, como “absolutamente independente”. Estes termos ecoam as expressões historicamente usadas no dispositivo, como “em caso algum” na Convenção ou “em nenhum caso” no Acordo TRIPS.

Estes dispositivos surgem, em verdade, para garantir que o titular possa, no momento desejado, proteger sua marca nas jurisdições que julgar convenientes, independente do status da licitude da respectiva atividade naquele território. A não-aplicação deste princípio obrigaria os titulares de tais marcas a monitorarem de forma perene as legislações das jurisdições de interesse para poderem lançar-se em uma corrida para a obtenção do registro de sua marca. Uma corrida da qual, em princípio, eles nem deveriam participar, visto que detentores legítimos dos direitos sobre a marca.

4. CONCLUSÃO

A atual posição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial com relação à proteção de marcas que visem identificar produtos ou serviços ilícitos não é recente. Como vimos, na última década veio à existência um par de documentos normativos do Instituto relacionados à inclusão de “loterias” e “jogos de azar”. Como se nota, ao menos no aspecto normativo, o INPI tem mantido posição coerente, ainda que criticável.

A posição tampouco é isolada. O órgão homólogo nos Estados Unidos da América tem adotado posição semelhante, ainda que a repercussão naquela jurisdição tenha sido motivada pelo indeferimento de pedidos de registro assinalando produtos derivados da cannabis sativa³⁴. O equívoco do órgão americano não justifica a posição do órgão brasileiro.

De outro lado, o Canadá tem sido uma importante voz no Comitê de Especialistas do Acordo de Nice, advogando pela inclusão de produtos e serviços como a maconha nas atualizações da Classificação de Nice³⁵.

Como visto no presente artigo, o Brasil contraiu, em duas ocasiões, obrigações perante outros países no sentido não opor, em nenhum caso, obstáculos ao registro de uma marca em virtude da natureza dos produtos ou serviços reivindicados. A legislação nacional, ainda que não reproduza estas disposições, não cria tais obstáculos. Não parece ser lícito que o INPI as crie.

O atual texto do Manual de Marcas, os textos normativos sobre loterias e jogos de azar e a recente exclusão de produtos e serviços da lista pré-aprovada da Classificação de Nice apontam para um caminho diverso daquele pretendido e adotado pelo Brasil (e por outros países) desde as conferências de Paris, em 1880. Mais do que isso, estas recentes inovações legislativas do Instituto contrariam textualmente as obrigações contraídas pelo nosso país ante a União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial e a Organização Mundial do Comércio.

É verdade que os tempos atuais testemunham a fragilização do multilateralismo, de diversas perspectivas. Mas é também sabido que a propriedade industrial só atingiu o nível de proteção percebido hoje graças às iniciativas de internacionalização das quais o Brasil sempre participou, não raro como protagonista.

No cenário global, setores que envolvem jogos de azar e substâncias psicotrópicas têm apresentado constante crescimento. Sem que o INPI revise sua posição, é provável que uma empresa destes setores, cedo ou tarde, sinta-se prejudicada pelo entendimento da autarquia e recorra ao Poder Judiciário. Então, finalmente, será revelado o quanto o Brasil do século XXI está disposto a seguir cumprindo as obrigações relativas à efetiva proteção da propriedade industrial, ainda que tenham sido contraídas pelos Brasis dos séculos XIX e XX.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer n. 00019/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/ AGU. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

BARBOSA, Denis Borges. A marca como um fato internacional. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

__________. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

__________. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003.

BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969.

BRASIL. Decreto-lei nº 759, de 12/08/1969. Autoriza o Poder Executivo a constituir a empresa pública Caixa Econômica Federal e dá outras providências.

BRASIL. Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa (...) e dá outras providências.

BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

C DICKSON, Rachael, High Hopes: Cannabis Trademarks at the USPTO. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

CHAVANNE, Albert. BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 6ª ed., at. por AZÉMA, J. e GALLOUX, J-C. Précis Dallox, Paris.

CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las, BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I, 2ª ed. Heliasta, Buenos Aires, 2003.

FRANÇA. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Conférence Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle. Imprimerie Nationale, Paris, 1880.

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3 ª ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2013.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ato Normativo n. 150/1999 da Presidência. Dispõe sobre a adoção da Classificação Internacional de Produtos e Serviços

__________. Manual de Marcas. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

__________. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2016. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

__________. Resolução n. 123/2006 da Presidência. Suspende, temporariamente, a eficácia e aplicação do item 3 do Ato Normativo nº 150, de 09 de setembro de 1999, e, no que couber, as disposições do Ato Normativo nº 160, de 14 de dezembro de 2001, e da Resolução nº 083, de 14 de dezembro de 2001, bem como revoga a Resolução INPI nº 122/05, de 24 de novembro de 2005, e dá outras providências.

__________. Resolução n. 89/2013. Dispõe sobre a classificação de produtos e serviços e a classificação de elementos figurativos em matéria de marcas

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo de Nice acerca da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

__________. Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

SCHMIDT, Lélio Denícoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 2ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2019.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. 4ª ed. Lexis-Nexis Litec, Paris, 2007.

TAUK, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024.

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925. Bureau International de l’Union. Berna, 1926.

UNITED NATIONS CONFERENCE FOR TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, New York, 2005.

1^ Advogado sócio de Gruenbaum, Possinhas e Teixeira Advogados. Mestre pela Universidade de Estrasburgo. Especialista pela ESAOAB/SP. Bacharel pela Universidade Mackenzie. Coordenador dos cursos de Proteção de Dados Pessoais e de Inteligência Artificial do CEDUC-ABPI. pvilhena@gruenbaum.com.br

2^ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Acordo de Nice acerca da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de Registro de Marcas. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo de Nice, para o instrumento internacional, e Classificação de Nice, para a lista de classes anualmente atualizada à luz deste instrumento.

3^ Ato Normativo n. 150/1999 da Presidência do INPI. A adoção da Classificação de Nice pelo INPI deu-se de modo autônomo, agindo o INPI no exercício de seu dever instituído no artigo 227 da LPI. A medida administrativa não foi, estranhamente, seguida da assinatura e ratificação, pelo Brasil, Acordo de. Deste modo, o país deixa de gozar das prerrogativas dos membros, como a participação no Comitê de Especialistas e na Assembleia Geral, órgãos da União responsáveis pela atualização anual da classificação.

4^ Resolução n. 123/2006 da Presidência do INPI.

5^ Disponível em . Acesso em 17 jan. 2025.

6^ A Resolução n. 89/2013 cita, em seu artigo 6º, que as novas edições da classificação entrarão em vigor na data de sua divulgação pela Diretoria de Marcas, sem impor, no entanto, a necessidade de a Diretoria de Marcas fazê-lo. Não obstante, as novas edições têm sido adotadas anualmente, como a edição 12.2024 (em 01/01/2024), a edição 12.2023 (em 01/01/203), a edição 11.2022 (em 09/07/2022), a edição 11.2021 (em 06/01/2021) e a edição 11.2020(em 10/01/2020). O histórico completo de adoção das versões mais recentes da Classificação de Nice pode ser consultado em .

7^ Disponível em . Acesso em 17 jan. 2025.

8^ BRASIL. Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

9^ Art. 128. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

10^ Neste sentido, “a intenção da norma é impedir que pessoas jurídicas de direito privado requeiram o registro de marcas que não vão utilizar, gerando uma reserva de signos marcários que podem obstar o uso por aqueles que realmente possuem interesse em utilizar tais marcas”. TAUK, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024.

11^ BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003. P. 579

12^ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

13^ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 001/2016. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

14^ BRASIL. Decreto-lei nº 759, de 12/08/1969

15^ BRASIL. Lei n.º 14.790, de 29 de dezembro de 2023

16^ ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Parecer n. 00019/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

17^ Registro n.830354344, para a marca nominativa BELLAGIO, depositado em 24/07/2009 e concedido em 04/09/2012, em nome de Bellagio LLC, na classe 41, assinalando “eventos esportivos; serviços de entretenimento; administração de cassinos; serviços fotográficos; condução e fornecimento de facilidades para eventos especiais como jogos de competição e torneios; jardins botânicos; serviços de academias desportivas; reservas de ingressos para teatro; planejamento de eventos especiais; cabarés; boates; lojas de entretenimento com videogames; praia e piscinas de clubes, a saber, oferece instalações de ginástica e atividades; fornecimento de informações sobre jogos e entretenimentos via internet; serviços de arena”.

18^ Na base de dados do INPI, o autor localizou 336 registros reivindicando “cocaína” e 261 registros reivindicando “maconha”.

19^ TAUK, Caroline Somesom. SANTOS, Celso Araújo. Lei da Propriedade Industrial Interpretada. Ed. JusPodivm, São Paulo, 2024. No mesmo sentido, ver BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2003. SCHMIDT, Lélio Denícoli. Marcas: Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos. 2ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2019.

20^ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3 ª ed. Renovar, Rio de Janeiro, 2013.

21^ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo de Nice, para o instrumento internacional, e Classificação de Nice, para a lista de classes anualmente atualizada à luz deste instrumento.

22^ BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969. Tradução livre do autor a partir do original.

23^ Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

24^ No original: “Art. 7. Le dépôt d'une marque·quelconque de fabrique ou de commerce sera admis, dans tous les États de l'Union, aux risques et périls du déposant, quelle que soit la nature du produit revêtu de la marque.”

25^ MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Conférence Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle. Imprimerie Nationale, Paris, 1880. Tradução livre do autor a partir do original.

26^ BARBOSA, Denis Borges. A marca como um fato internacional. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

27^ UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. Actes de la Conférence réunie à La Haye du 8 octobre au 6 novembre 1925. Bureau International de l’Union. Berna, 1926.

28^ BODENHAUSEN, G.H.C. Guide for the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. BIRPI, 1969. Tradução livre do autor a partir do original.

29^ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. Disponível em < https://www.wto.org/ english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm>. Acesso em 09 fev. 2025. Neste artigo, adota-se a nomenclatura simplificada de Acordo TRIPS.

30^ Notadamente, não citam o artigo 7 da CUP a Proposta dos Estados Unidos de 1987, a Proposta da Comunidade Europeia de 1988, a Proposta do Brasil de 1989, a Proposta conjunta dos países em desenvolvimento de maio de 1990 e a Proposta Anell de junho de 1990.

31^ UNITED NATIONS CONFERENCE FOR TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD), INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ICTSD), Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, New York, 2005. Tradução livre do autor a partir do original.

32^ SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna. PIERRE, Jean-Luc. Droit de la propriété industrielle. 4ª ed. Lexis-Nexis Litec, Paris, 2007. p.468, e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las, BERTONE, Luis Eduardo. Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo I, 2ª ed. Heliasta, Buenos Aires, 2003. p. 163.

33^ CHAVANNE, Albert. BURST, Jean-Jacques. Droit de la propriété industrielle. 6ª edição, atualizada por Jacques Azéma e Jean-Christophe Galloux. Précis Dallox, Paris. p. 753. Tradução livre do autor a partir do original.

34^ Sobre o tema, recomenda-se a leitura de C DICKSON, Rachael, High Hopes: Cannabis Trademarks at the USPTO. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.

35^ Neste sentido, é altamente recomendada a leitura do relato, em primeira pessoa, da representante do órgão de registro de marcas do Canadá acerca da reunião do Comitê de Especialistas do Acordo de Nice. Em detalhes, ela narra as posições de diversos países, bem como a reivindicação da independência prevista no artigo 7 da CUP por representantes da INTA – International Trademark Association e da Espanha. Disponível em . Acesso em 09 fev. 2025.