Marcas

UE: el renombre de una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de forma progresiva

La disputa entre Kneipp y Maison Jean Patou ante la Euipo revela los complejos criterios legales y comerciales en torno al renombre de la marca JOY, como demuestra una decisión del Tribunal General.

En noviembre de 2019, Kneipp GmbH (Kneipp), una empresa de productos cosméticos alemana, solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) el registro como marca de Joyful by Nature para denominar productos cosméticos, velas perfumadas y servicios de marketing.

En julio de 2020, la Maison Jean Patou, una empresa francesa de productos de lujo (principalmente moda y perfumes), se opuso al registro de la marca solicitada por entender que se confundía con su marca JOY.

La Euipo estimó parcialmente la oposición, señalando que la marca JOY de la Maison Jean Patou gozaba de gran renombre en una parte sustancial de la Unión Europea y que Kneipp podría beneficiarse indebidamente de ese renombre, habida cuenta de la similitud entre las dos marcas.

Kneipp interpuso un recurso ante el Tribunal General contra la resolución de la Euipo. El Tribunal General desestimó este recurso al entender que JOY goza de renombre en una parte sustancial de la comunidad, en particular en Francia, respecto a los productos de perfumería y perfumes.

"Esta marca adquirió en el pasado un elevado grado de notoriedad, la cual, aun suponiendo que haya podido disminuir al cabo de los años, existía todavía cuando se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada, de manera que en esa fecha podía subsistir cierta notoriedad residual", sostiene parte del fallo.

El Tribunal General se pronunció además sobre la carga de la prueba del renombre, recordando que un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate puede contener indicaciones útiles, habida cuenta de que, por lo general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente.

"El mismo razonamiento se aplica en cuanto a la pérdida de ese renombre, que, en general, también se produce progresivamente. Por lo tanto, a falta de pruebas concretas que demuestren que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior JOY a lo largo de muchos años, hubiese desaparecido repentinamente en el último año examinado, la marca JOY seguía gozando de renombre en la fecha pertinente", afirmó.

Para el Tribunal General la marca JOY posee un carácter distintivo que permite su registro, que es similar a la marca solicitada y que no cabe excluir la existencia de un riesgo de asociación entre las dos marcas. En estas circunstancias, existe el riesgo de que el titular de la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente de la reputación de la marca anterior.