Dominios

Google pierde registro

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro) ha emitido una decisión relativa a un conflicto entre marcas y nombres de dominio, que ha creado polémica en ciertos sectores del ámbito de la Propiedad Intelectual.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro) ha emitido muy recientemente —el 20 de febrero de 2012— una decisión relativa a un conflicto entre marcas y nombres de dominio, que ha creado polémica en ciertos sectores del ámbito de la Propiedad Intelectual.
El 11 de noviembre de 2011, GOOGLE INC. (la reclamante), solicitó ante el Centro la transferencia del dominio ‘youtube.com.pe’, que había sido inscrito por la RED CIENTÍFICA PERUANA (NIC.pe) —entidad administradora del dominio de nivel superior de código de país ‘.pe’ (cctld. pe, por sus siglas en inglés)— a favor de ‘GOOGEL LTD.’ de la China, el 29 de mayo de 2006.
La reclamante alegó ser titular de la marca YOUTUBE para proteger productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional, registrada en el Perú. Resulta importante mencionar que, en el Perú, el antecedente marcario más antiguo de YOUTUBE databa del 7 de mayo de 2007.
Adicionalmente, indicó que el primer uso de dicha marca en el comercio de los Estados Unidos de América se remontaba al 24 de abril de 2005, y que el 30 de enero de 2006 había solicitado su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).
Asimismo, GOOGLE INC., indicó que era propietaria de ‘YOUTUBE’ en la Argentina, Colombia, España y en la Unión Europea.
En este escenario, la reclamante precisó que debía tomarse en cuenta, además de los registros marcarios otorgados en Perú, el registro de la marca en los Estados Unidos de América, así como los principios contenidos en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), de la cual el Perú y los Estados Unidos de América son miembros.
En adición, GOOGLE INC., señaló que era titular del dominio ‘youtube.com’ desde el 2005.
Finalmente, la reclamante argumentó, entre otros puntos, que: (i) el dominio ‘youtube.com.pe’ era idéntico a su marca ‘YOUTUBE’, lo cual generaba confusión (ii) la reclamada no tenía derechos o intereses legítimos sobre ‘youtube.com.pe’, (iii) la marca ‘YOUTUBE’ era notoria y, (iv) la reclamada, al tratar de aprovecharse del prestigio de la marca ‘YOUTUBE’, había registrado el mencionado dominio de mala fe.
Luego de que el titular del nombre de dominio en disputa no contestara la solicitud de la reclamante, el Centro pasó a analizar si se cumplían los tres requisitos concomitantes para ordenar la transferencia del nombre de dominio; es decir que: (i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas registradas en el Perú, de manera previa al registro de dominio y sobre la que la reclamante tuviera derechos; (ii) la solicitante de un nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y (iii) el nombre de dominio se haya registrado de mala fe.
Como cuestión previa, el Centro estableció que, en vista de que los tratados internacionales formaban parte del Derecho Peruano, la Convención de Washington era, en efecto, aplicable. No obstante, el Centro, siguiendo el principio de ‘trato nacional’ —contenido en la Convención de Washington— advirtió que: «cada Estado tiene que aplicar a los nacionales o domiciliados de otros Estados su legislación nacional sin discriminación alguna, otorgándoles un trato no menos favorable que el que da a sus propios nacionales o domiciliados.» De igual forma, el Centro hizo énfasis en lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención de Washington: «toda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados Contratantes, será admitida a registro o depósito y protegida legalmente en los demás Estados Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley nacional de dichos Estados».
En atención a lo señalado en el párrafo anterior, el Centro anotó que la norma nacional aplicable era la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la que recogía el sistema constitutivo del registro de marcas, sistema en el cual los derechos sobre una marca nacen a partir de su registro, y que existía una clara diferencia entre este sistema y el sistema declarativo que regía en los Estados Unidos de América.
En pocas palabras, los antecedentes marcarios en los Estados Unidos no podían ser invocados por la reclamante en la controversia bajo análisis, pues, según el Centro ¨mal puede reconocerse una protección mayor a un nacional de otro Estado que no cumple los requisitos formales establecidos en las normas legales del Perú, ello significaría un acto de discriminación en contra de los nacionales y domiciliados en Perú, hecho que no va acorde con el espíritu de trato igualitario a nacionales y domiciliados en Perú y en los demás Estados contratantes.¨
Consecuentemente, el Centro sólo tuvo en consideración los registros de marca de GOOGLE INC. en el Perú y, al comprobar que éstos no eran previos al registro del nombre de dominio ‘youtube.com.pe’, concluyó que la reclamante no había acreditado el cumplimiento del primer requisito para que el Centro pudiera ordenar la transferencia de dicho dominio, con lo cual resultaba innecesario pronunciarse con respecto a los otros dos requisitos, y, por tanto, denegó la solicitud de la reclamante.

Renzo Scavia
Scavia & Scavia