Marcas

Intento de apropiación marca SPINNER

En distintas partes del mundo, niños y adolescentes se volvieron fanáticos del Spinner, un juego que surgió 20 años atrás. Según estudios, este juego ayuda a aliviar el stress y aumenta la concentración.

Por Dra. Natalia Paladino & Dra. Andrea Casales, Cervieri Monsuárez

En distintas partes del mundo, niños y adolescentes se volvieron fanáticos del Spinner, un juego que surgió 20 años atrás. Según estudios, este juego ayuda a aliviar el stress y aumenta la concentración.

Consta de varias puntas con aros unidos entre sí que con solo un toque rotan a gran velocidad sobre un eje ubicado en el medio. Existen diversidad de ellos, modelos y colores.

Algunos periódicos acreditaron su invención a

Catherine Hettinger, una ingeniera química en prácticas, nacida en Florida, Estados Unidos, quien en el año 1993 solicitó una patente para un “juguete girador”.

En una entrevista con el periódico británico The Guardian, Hettinger dijo que el origen del juguete venía de cuando ella padecía miastenia gravis, una enfer- medad autoinmune que no le permitía jugar con su hija. En 2004, Hettinger perdió la patente por no poder pagar los 400 dólares estadounidenses que se le pedían por los derechos de renovación. Un par de décadas después, sin embargo, el invento se hizo muy popular y se venden millones de unidades en todo el mundo (1).

Antecedentes del caso

En Uruguay, el 26 de junio de 2017 los Sres. V.G y E.G solicitaron el registro de la marca SPINNER (mixta) bajo Acta No. 485.109 para proteger los productos de la clase int. 28: juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.

Al momento de solicitud de registro de esta marca, el SPINNER era un juego o juguete en pleno auge en nuestro país, comercializado por diversos comerciantes del rubro.

Oposición de tercero:

Se presentó oposición a dicha solicitud en base a:

-Carece de los requisitos para constituirse en marca: novedad, especialidad y distintividad.

-Es un término usualmente empleado por los competidores del rubro para distinguir el producto.

-Configura un claro intento por parte de los solicitantes de adueñarse de un término y gráfico que describe el tipo del producto, en este caso de un juguete, el SPINNER.

-Existencia de mala fe y competencia desleal por parte de los solicitantes al intentar adueñarse de un término que cualquier comerciante pueda o deba emplear para indicar el nombre del producto.

DNPI – Oposición de oficio:

En el mismo sentido la DNPI se opuso de oficio al registro solicitado en base a lo previsto en los numerales 9°, 10° y 11° del artículo 4 de la Ley 17.011. En este caso, la DNPI entendió la parte opositora carece de legitimación activa para deducir oposición, sin embargo, comparte el fundamento de la oposición y se opone en base a los mismos.

Solicitante – Contestación de oposiciones:

El solicitante basó su defensa en:

-Que la solicitud de la marca obedeció a la utilidad de anticiparse al intento de registro por parte de terceros que pudieran perturbar su libre comercialización.

-Que el carácter mixto de la marca solicitada, le otorga fantasía y distintividad a la marca, lo que la hace registrable.

Decision de la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial

Por resolución de fecha 13 de octubre de 2020 la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial desestimó el registro de la marca SPINNER No. 485.109 en clase 28.

La DNPI, entendió:

-Que la denominación “SPINNER” refiere a un juguete creado hace unos 20 años, que se trataría de una expresión genérica o descriptiva, la cual no es admisible en nuestro registro.

-Que se trata de una designación usualmente empleada para indicar la naturaleza del producto, o la clase, el género o la especie a que pertenece.

-Que se trata de un término que ha pasado al uso general y ante un signo que no posee fantasía.

-En la clase internacional 28 encontramos los juguetes y cómo surge de lo actuado en el expediente, el “spinner” es uno de ellos.

-Al no haberse interpuesto recursos adminsitrativos por parte de los solicitantes, la resolución de rechazo quedó firme.

Conclusiones

La relevancia de este caso y la resolución comentada radica en que con la oposición interpuesta se logró advertir a la DNPI en cuanto a la irregistrabilidad de la marca solicitada.

Si bien la DNPI entendió que el opositor carecia de la legitimación activa necesaria para oponerse, analizó los argumentos y la prueba ofrecida y los recogió como fundamento de su resolución.

En el presente caso el analisis de la DNPI fue más allá del mero analisis de distintividad de una marca, considerando no solo la falta de fantasia de la marca solicitada sino el derecho de los demás competidores a hacer uso de un término necesario, usual o descriptivo. La resolución de la DNPI confirió protección al interes del consumidor y de los comerciantes del rubro.

(1) https://es.wikipedia.org/wiki/Fidget_spinner