Marcas

La protección de las marcas notorias y famosas en Latinoamérica

En principio, es importante mencionar que en Latinoamérica es posible proteger marcas notorias y famosas o de alto renombre, siendo este último termino usado en Brasil para las marcas famosas.

Por Arturo Ishbak, abogado especialista en Propiedad Intelectual de Grupo LEGO para LATAM.

En principio, es importante mencionar que en Latinoamérica es posible proteger marcas notorias y famosas o de alto renombre, siendo este último termino usado en Brasil para las marcas famosas. Este tipo de marcas constituyen una excepción al principio de especialidad.

No obstante, existen diferencias en los beneficios de las marcas notorias y las marcas famosas, ya que las primeras impiden el registro de marcas idénticas o similares en las clases en las cuales la notoriedad ha sido reconocida, mientras que las marcas famosas impiden el registro de marcas idénticas o similares en todas las clases.

Asimismo, los mecanismos de protección son diferentes en cada país; es decir, en Brasil, Costa Rica y México existe un procedimiento de “registro” especial para las marcas de alto renombre, notorias o famosas.

En Brasil, antes de iniciar el procedimiento de reconocimiento de una marca de alto renombre es de suma importancia considerar los altos costos y la pesada carga probatoria. Al respecto, es importante mencionar que el estudio de mercado es la prueba más importante y debe demostrar que la marca en cuestión es conocida por todo tipo de consumidores independientemente de su género o posición social. La vigencia de las marcas de alto renombre es de 10 años prorrogables.

Por su parte, en Costa Rica las marcas notorias se protegen a través de un procedimiento de declaratoria, tienen un alto grado de protección en contra de registros idénticos o similares de terceros y facilitan el procedimiento de oposición contra este tipo de marcas. La vigencia de la declaratoria es indefinida.

Respecto a México, existe la protección tanto de marcas notorias como de marcas famosas, el proceso es largo y la carga probatoria es considerable, tal como sucede en Costa Rica y Brasil, siendo el estudio de mercado una de las pruebas más importantes. La vigencia de la declaratoria es de 5 años que se pueden actualizar indefinidamente.

Ahora bien, aun cuando existen procedimientos especiales en Costa Rica y México, la notoriedad o fama de una marca también puede ser reconocida por las Oficinas de Marcas a través de un procedimiento de oposición. En el caso de Brasil, solo la notoriedad puede ser reconocida mediante un procedimiento de oposición.

Por otro lado, en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay, las marcas notorias o famosas son reconocidas únicamente a través de un procedimiento de oposición en contra de solicitudes de registro de marcas idénticas o similares. Asimismo, en el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, la protección otorgada en uno de esos países es extensiva a los demás por ser miembros de la Comunidad Andina.

Finalmente, en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, la validez de una marca notoria es indeterminada, mientras que en Colombia dependerá de las fechas de las pruebas aportadas. En Costa Rica la vigencia es indefinida, en México solo es válida para el procedimiento de oposición en cuestión, en Panamá durante la vigencia de la marca base y en Perú por 5 años aproximadamente.

Arturo Ishbak González es Sr. Corporate Counsel para LATAM en Grupo LEGO. Anteriormente, fue coordinador de Propiedad Intelectual en Grupo Modelo, abogado senior en Grupo Bimbo, asociado Internacional en Brinks, Gilson & Lione y asociado en Uhthoff, Gomez Vega & Uhthoff. Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle con Especialidad en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad Panamericana y cuenta con una Maestría en Propiedad Intelectual por UNH Franklin Pierce School of Law. Arturo Ishbak es miembro activo de AMPPI, ASIPI e INTA.