Look vs. funcionalidad

La protección del diseño industrial continúa siendo un tema de interés en la propiedad intelectual. ¿Cuáles son los casos de referencia para conocer el alcance de protección de una patente de diseño?

La protección del diseño industrial continúa siendo un tema de interés en la propiedad intelectual, ya que los datos muestran que el número de solicitudes está aumentando y la protección de la patente de diseño tiene un mayor grado de éxito y es una alternativa más económica a otras formas de protección.

Look vs. funcionalidad fue la dicotomía planteada en las XXI Jornadas de Trabajo y Consejo de Administración de la ASIPI, con tres panelistas que plantearon normas y jurisprudencia específica para aclarar el debate.

Adam Gyorgy, de la firma SBGK de Hungría, presentó el caso de 2018 en la Unión Europea entre la empresa DOCERAM contra CeramTec por la vulneración de dibujos o modelos comunitarios. El Tribunal de Justicia falló que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, es preciso demostrar que dicha función técnica es el único factor que determinó esas características, para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos o modelos alternativos. Agregó también que, para determinar si las características de apariencia concretas de un producto están dictadas exclusivamente por la función técnica de este, el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas pertinentes de cada caso de autos; no procede basarse en la percepción de un observador objetivo.

Richard Stockton, de la firma estadounidense Banner Witcoff, se refirió al caso Richardson contra Stanley Works, de 2010. Richardson demandó al fabricante de herramientas Stanley alegando que FuBar, una barra multifuncional de herramientas, infringía la patente de diseño de uno de sus productos, Stepclaw. La Justicia concluyó que, cuando una patente de diseño incluye elementos funcionales y ornamentales, el alcance de una demanda se limita a los aspectos ornamentales; en este caso el observador objetivo, después de analizar los elementos funcionales, no sería engañado

Por los elementos ornamentales para pensar que la herramienta FuBar era la misma que la Stepclaw. “Este caso resalta la importancia de analizar los aspectos funcionales y ornamentales de las patentes de diseño para determinar el alcance de la protección. Incluso una estrecha similitud entre los aspectos funcionales no garantizarán un hallazgo de infracción, si los elementos ornamentales son suficientemente diferentes”, señaló Stockton.

Por último Renata Righetti, representante de la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual), presentó la última resolución adoptada por la asociación, en 2016 durante su congreso en Milán. Uno de sus siete puntos establece que en la valoración del alcance de protección de un diseño registrado, no debería quedar excluida de consideración ninguna parte visible de la apariencia del producto, incluso si la apariencia de dicha parte está dictada exclusivamente por las características o los atributos funcionales de la misma; pero en la valoración, a dicha parte se le podría otorgar un peso menor.