Marcas

¡Luz, cámara, acción!

Autor: Renzo Scavia

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI emitió una nueva decisión relativa al registro del nombre de dominio youtube.com.pe.

El 17 de octubre de 2012, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro) emitió una nueva decisión, relativa al registro del nombre de dominio youtube.com.pe.

El 20 de junio de 2012, GOOGLE INC. la reclamante, había solicitado ante el Centro la transferencia del dominio ‘youtube.com.pe’, que había sido registrado por la RED CIENTÍFICA PERUANA (NIC.pe) —entidad administradora del dominio de nivel superior geográfico ‘.pe’— a favor de ‘GOOGEL LTD.’ de la China, el 29 de mayo de 2006.

La reclamante alegó ser titular de la marca YOUTUBE para proteger productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional, inscrita en el Perú.

Asimismo, invocando los principios contenidos en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de 1929 (Convención de Washington), de la cual el Perú y los Estados Unidos de América son miembros, la peticionaria fundamentó su reclamo en los registros de YOUTUBE obtenidos ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO).

En adición, GOOGLE INC. señaló, entre otros puntos, que: (i) el dominio ‘youtube.com.pe’ era idéntico a su marca ‘YOUTUBE’, lo cual generaba confusión (ii) la reclamada no tenía derechos o intereses legítimos sobre ‘youtube.com.pe’, (iii) la marca ‘YOUTUBE’ era notoria y, (iv) la reclamada, al tratar de aprovecharse del prestigio de la marca ‘YOUTUBE’, había registrado dicho dominio de mala fe.

El Centro analizó si se cumplían los tres requisitos concomitantes para ordenar la cancelación y la transferencia del nombre de dominio; es decir que: (i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas registradas en el Perú y sobre la que la reclamante tuviera derechos; (ii) la solicitante de un nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y (iii) el nombre de dominio se haya registrado de mala fe.

Sobre los dos primeros requisitos, el Centro mencionó que el riesgo de confusión era evidente y que existía carencia de intereses legítimos del titular del dominio, en virtud a que éste no realizaba actividad comercial alguna en relación con el dominio “youtube.com.pe”. En lo tocante a la mala fe, el Centro estableció lo siguiente: "[…] es difícil comprender que el Titular eligiera literalmente la denominación “youtube”, que carece de un significado propio en el español y en el inglés y que constituye más bien un término acuñado por los creadores de este portal Web, y la registrara como nombre de dominio, sin conocimiento previo de la misma y su prestigio. Además, resulta […] muy poco probable que el Titular no haya conocido la marca notoriamente conocida de la Reclamante, que constituye a nivel mundial el lugar más concurrido para compartir videos en Internet desde que se lanzó el portal hace siete años".

Como consecuencia, el Centro ordenó que el nombre de dominio ‘youtube.com.pe’, fuera transferido a la reclamante.

Cabe recordar que, en el 2011, GOOGLE INC. ya había presentado el mismo reclamo ante la OMPI, pero sin mayor éxito. La norma aplicable en aquel entonces, la “Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE” (La Política), consignaba como requisito para la obtención de la transferencia, que la reclamante fuera titular de registros marcarios en el Perú y que éstos fueran previos a la fecha de la inscripción del nombre de dominio. Habida cuenta de que los derechos marcarios de GOOGLE INC. en el Perú, tenían fecha de registro posterior a la inscripción del nombre de dominio por parte de GOOGEL LTD., la OMPI denegó la transferencia del dominio “youtube.com.pe”.

Con posterioridad a la primera decisión de la OMPI sobre el conflicto en comento, la Política fue modificada el 19 de marzo de 2012, lo que produjo la supresión de la exigencia de que los registros marcarios de la reclamante fueran previos a la inscripción del nombre de dominio en cuestión.

La modificación antedicha ha permitido que GOOGLE INC. haya obtenido resultados favorables en su segundo reclamo ante la OMPI.