Marcas

Marcas famosas y notorias: ¿puede la fama local traspasar fronteras? El caso de "CasaIdeas"

Esta pregunta resulta especialmente relevante en el caso de las marcas famosas y notoriamente conocidas, cuya protección puede exceder, bajo determinadas circunstancias, la que normalmente corresponde a una marca registrada.

Por Fernanda Chamorro y Sofía Covarrubias, Covarrubias

Una marca puede alcanzar un nivel de reconocimiento en su mercado de origen. Los consumidores pueden asociarla inmediatamente con determinados productos, servicios o con una empresa específica. Pero ¿qué ocurre cuando esa misma marca se enfrenta a un tercero en un país donde no goza del mismo nivel de reconocimiento? ¿Puede su fama local proyectarse hacia ese nuevo territorio?

Esta pregunta resulta especialmente relevante en el caso de las marcas famosas y notoriamente conocidas, cuya protección puede exceder, bajo determinadas circunstancias, la que normalmente corresponde a una marca registrada. Un ejemplo reciente es el caso de Casaideas, cuya situación fue detectada al advertirse en Francia el uso de un nombre e identidad visual similares a los de la reconocida marca chilena. La situación generó una controversia respecto de la posible vinculación entre ambos signos y, especialmente, sobre hasta qué punto el reconocimiento adquirido por una marca en su país de origen puede proyectarse y ser protegido en otros territorios.

Para iniciar, debemos recordar que el derecho marcario se encuentra regido por el principio de territorialidad. En términos generales, la protección de una marca se encuentra circunscrita al territorio en el que ha sido protegida o en. Por ello, una marca que goza de gran reconocimiento en Chile no necesariamente tendrá el mismo nivel de protección en Francia, Brasil, México o cualquier otro país.

Aquí adquiere especial importancia la protección de las marcas notoriamente conocidas. El artículo 6 bis del Convenio de París establece una protección especial frente al registro o uso de determinadas marcas que constituyan una reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida. Esta protección fue posteriormente desarrollada por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo determinadas situaciones en las que los productos o servicios no son similares.

Pero la pregunta fundamental es: ¿notoria dónde?

La notoriedad de una marca no constituye necesariamente una condición universal. Su existencia debe ser apreciada considerando las circunstancias concretas del caso y, particularmente, el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca entre el público relevante en el territorio donde se pretende hacer valer dicha protección.

Esto genera una situación especialmente interesante. Una marca puede ser ampliamente conocida en su país de origen, tener una importante inversión publicitaria, una extensa trayectoria y un alto grado de reconocimiento entre los consumidores locales y, aun así, enfrentarse a dificultades para obtener una protección equivalente en un país donde prácticamente no es conocida.

Ello no significa que la notoriedad deba acreditarse exclusivamente mediante elementos generados dentro de las fronteras de ese segundo país. La presencia internacional, la promoción realizada en otros territorios, los registros obtenidos y el reconocimiento alcanzado en distintos mercados pueden constituir antecedentes relevantes para demostrar el carácter notorio de una marca. Sin embargo, la fama local no se convierte automáticamente en notoriedad internacional.

Es precisamente aquí donde se encuentra la tensión entre ambos principios: por una parte, la protección reforzada que el ordenamiento reconoce a las marcas famosas y notorias y, por otra, el principio de territorialidad que caracteriza al sistema marcario.

En consecuencia, cuando una marca altamente reconocida en un país pretende hacer valer esa reputación frente a un tercero en otro territorio, no basta necesariamente con afirmar que se trata de una marca famosa. Será necesario analizar qué grado de reconocimiento tiene, dónde lo tiene y ante qué autoridad pretende hacerse valer dicha notoriedad.

Desde esta perspectiva, la protección internacional de una marca famosa no debería entenderse como una consecuencia automática de su reputación. Para las empresas que han construido marcas de alto valor principalmente en sus mercados locales, resulta fundamental combinar el reconocimiento alcanzado con una estrategia de protección territorial que considere registros, vigilancia y eventuales conflictos en aquellos países donde exista interés comercial o riesgo de apropiación por terceros.

En definitiva, una marca puede ser famosa sin ser famosa en todas partes. Y precisamente por ello, cuando la reputación permanece esencialmente local, la pregunta no es si la fama puede cruzar fronteras, sino hasta qué punto el derecho de otro territorio está dispuesto a reconocerla.