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Marcas Notorias: La llegada de la regulación del proceso de declaración en Costa Rica

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Gracias a la Directriz DPI-0003-2019, en Costa Rica la necesaria regulación de este proceso se instauró, innovando así el panorama de los procedimientos de Propiedad Intelectual.

Cuando nos preguntamos cuál es la finalidad de una marca, nos encontramos con una respuesta directa y sencilla: distinguir un producto, servicio o empresa, de los demás.

Cuando esta distinción trasciende y se imprime en la mente de los consumidores de tal manera que con solo una leve evocación del signo se logra traer al público la identidad de una empresa, estamos entonces ante la presencia de una marca notoria.

Legalmente hablando, el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de Costa Rica, Ley N°7978, define la marca notoria como un “signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el sector pertinente del público, o los círculos empresariales”.

A la luz de esta disposición, Costa Rica adquirió un compromiso como Estado firmante del Convenio de París al reconocer esta condición de los signos, ya que este Tratado Internacional establece que “Los países de la Unión se comprometen (…) a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares (…)”.

Hasta recientemente, la única opción en este país para que una marca fuera declarada como notoria era invocando esta condición en un proceso marcario. Por ejemplo, se interponían oposiciones a solicitudes de registro de marca o inclusive acciones de nulidad de registros, por lo que como método de defensa se invocaba la notoriedad de la marca, y de manera secundaria, la Autoridad resolvía si la misma era o no poseedora de esta característica. Es resumen, el tema de notoriedad fue siempre tratado “accesoriamente” a un proceso principal y la tramitación de estas declaratorias no eran independientes.

Fue gracias a la Directriz DPI-0003-2019 (respuesta a un voto del Tribunal Registral Administrativo), que en Costa Rica la necesaria regulación de este proceso se instauró, innovando así el panorama de los procedimientos de Propiedad Intelectual.

¿En qué consiste este proceso?

El proceso de declaración de marca notoria se inicia con una solicitud formal. Esta solicitud debe contener la información básica de la marca, así como de su titular.

Es importante denotar que este proceso puede declararse en marcas ya registradas (o en proceso de registro) o en signos que no se han registrado, según lo establece la Directriz pertinente.

El aspecto clave de este tipo de procesos es que la aceptación de la solicitud depende de los elementos probatorios de notoriedad que se aporten al escrito. Es decir, no solo basta con que un titular de marca solicite este reconocimiento, sino que debe demostrarse de manera contundente su trascendencia ante el comercio y los consumidores.

Ante esto, la Directriz DPI-0003-2019 enlista una guía de elementos de evidencia que deben contenerse en una solicitud de notoriedad (sea principalmente, la presencia y ámbito de aplicación de la marca, su valor, difusión, uso, antigüedad, intensidad y reconocimiento por parte del público consumidor).Se puede entonces indicar que existirán diversos materiales que lograrían apoyar cada punto por demostrar en la solicitud, por ejemplo, material publicitario de la marca, encuestas y estudios de mercadeo de la presencia e impacto de la marca, material digital que contenga a la marca en medios como páginas web, redes sociales, etc.

Si la solicitud es admitida, se publicará en el diario Oficial La Gaceta y de no existir oposiciones por terceros en el plazo siguiente de dos meses luego de la publicación, se realizará la declaración de notoriedad del signo.

¿Por qué es importante contar con este proceso en el país?

Como se ha indicado, el valor de una marca depende de su trascendencia y este valor debe ser reconocido, no solo a nivel comercial, sino que también legal. De ahí que es importante que como país contemos con esta herramienta procesal que dará esa valía al signo distintivo y a su titular.

En la práctica, el camino que debe recorrer una marca para ser finalmente notoria ante el público es muy complejo, ya que depende de muchos factores: económicos, sociales, legales y hasta históricos. Por ello, la Propiedad Intelectual debe apoyar con la regulación la culminación de este trayecto, dando así la adecuada protección de una condición que implica un esfuerzo sistemático de su titular.

Es de esperar que con este tipo de procedimientos se incentive entonces la labor creativa de quienes innovan en el mercado, que cada vez se esfuerzan más por destacar de su competencia.

¿Cuáles retos deberá enfrentar este proceso en Costa Rica?

Debemos considerar que este proceso, al ser muy nuevo en el país, enfrentará retos interesantes en los inicios de su implementación.

En primer lugar, encontramos la tramitación de la declaratoria de notoriedad y las posiciones que adoptaran los registradores en estos casos, cuyo papel será clave en la determinación de qué es o no es notorio.

Asimismo, encontramos la complejidad que conlleva recopilar la prueba contundente que demuestre la notoriedad de una marca, siendo que el criterio subjetivo del registrador será clave para valorar el peso de cada evidencia aportada en la solicitud.

Finalmente, valdrá la pena dar seguimiento a las ventajas prácticas que tendrá una marca notoria ante las demás marcas, ya que sería esperable que se otorgue con esta declaratoria una protección más amplia y fuerte ante las Autoridades Administrativas, el público consumidor y sus competidores.

En fin, este es un buen momento para ser testigos del nacimiento de una nueva herramienta jurídica en el plano nacional que, de regularse e implementarse de la manera adecuada, servirá como un medio de protección adicional de la Propiedad Intelectual en tierras costarricenses.