El 13 de octubre, la reconocida compañía estadounidense The J.M. Smucker Company, fabricante de los populares sándwiches “Uncrustables”, presentó una demanda ante la Corte de Distrito del Norte de Ohio contra la cadena de supermercados Trader Joe’s.
Los Uncrustables son sándwiches congelados, sin corteza, típicamente de mantequilla de maní.
La acusación se centra en que el nuevo producto lanzado por Trader Joe’s, denominado “Crustless Peanut Butter & Strawberry Jam Sandwiches”, reproduce de manera casi idéntica el diseño, empaque y el color, característico de los “Uncrustables”, generando un riesgo evidente de confusión entre los consumidores.
Es importante mencionar que la demandante lleva más de dos décadas comercializando este producto y ha invertido sumas significativas en consolidar su identidad visual. Los “Uncrustables” son sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, sin la corteza del pan y con bordes sellados. Además, agregan en la demanda que ese diseño, junto con su envase, el nombre distintivo y la imagen de un sándwich con una pequeña mordida, se ha convertido en un símbolo reconocido en el mercado estadounidense.
En este sentido, Smucker’s sostiene que Trader Joe’s lanzó un producto que replica esos elementos distintivos cuestión que ha desembocado, según se establece en la prueba acompañada, que diversos consumidores han creído que los productos del demandado se encuentran relacionados con los productos de la demandante, incurriendo así en infracción marcaria y competencia desleal.
Junto a lo anterior, Smucker’s no solo reclama la cesación inmediata de las ventas del producto de Trader Joe’s, sino también la destrucción de todos los productos que se encuentran en el mercado y la indemnización por los perjuicios ocasionados.
En su defensa, Trader Joe’s aún no ha emitido una declaración oficial, aunque algunos abogados especialistas en propiedad intelectual e industrial han establecido que las marcas registradas del demandante fortalecerían todos sus argumentos. No obstante, creen que la demandada se defenderá estableciendo que la forma del sándwich, es decir, sellar el pan para evitar que se escape la mermelada sería una función meramente práctica por lo que se excluiría su protección, sin perjuicio de las eventuales semejanzas que se concluyan entre ambos empaques.
Más allá de la controversia a la cual nos hemos referido, el caso Smucker’s vs Trader Joe’s reabre un tema esencial para cualquier empresa que comercialice productos masivos en relación con el alcance real de la protección marcaria y del diseño de envases.
En Estados Unidos, al igual que en Chile, la legislación marcaria permite registrar no solo palabras o logotipos, sino también la forma tridimensional del producto o su empaque, siempre que tenga un carácter distintivo. Por lo tanto, la importancia de este caso se centra en tener cuidado al comercializar productos, evitando cualquier imitación de empaque o diseño de marcas que se encuentren protegidos.
Cada situación debe analizarse en concreto, pero cuando se reproduce una marca registrada junto con su envase o presentación característica, estamos frente a una infracción marcaria. Además, dicho diseño también se puede encontrar protegido por derechos de autor. Por otro lado, si el envase, diseño, publicidad y colores también se asemeja bastante o es idéntico al de otro competidor, se podría interponer una acción por competencia desleal, especialmente en los casos en que exista un aprovechamiento de la reputación ajena con el objetivo de inducir a confundir los propios bienes o signos distintivos con los de un tercero.
En este sentido, un aspecto importante es el hecho de que dichas acciones no solo pueden constituir infracción marcaria, sino que también nos podemos ver enfrentados a casos de competencia desleal.
La Ley N° 20.169 sanciona las conductas que, mediante medios ilegítimos, buscan desviar clientela de un competidor o aprovecharse de su reputación. En el caso de un producto imitativo, podría eventualmente no existir infracción marcaria, pero sí podría constituirse una acción de competencia desleal en donde el demandante de igual manera puede solicitar el cese de la conducta y la indemnización correspondiente.
Siguiendo esta línea, este caso también es una advertencia para no conformarse únicamente con el registro de la marca o logotipo. En realidad, el envase, los colores, la disposición gráfica y hasta la forma del producto pueden ser activos protegibles. De hecho, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley Corta de INAPI, que reformó la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, se incorporó expresamente la posibilidad de registrar marcas tridimensionales ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Esta reforma amplió el alcance de la protección marcaria, permitiendo al titular proteger integralmente su marca, incluyendo el envase, la forma o la configuración del producto, siempre que dichos elementos cumplan con los requisitos de distintividad establecidos por la legislación vigente.
La experiencia de Smucker’s también demuestra la importancia del uso constante y prolongado de una marca en el mercado. De hecho, la empresa norteamericana fundamenta su demanda en el amplio reconocimiento y volumen de ventas de sus productos, argumentando que dicha trayectoria refuerza su carácter distintivo en el mercado. En ese contexto, sostiene que resulta imposible alegar desconocimiento respecto de la existencia y notoriedad de la marca “Uncrustables”, dada su presencia sostenida y su fuerte posicionamiento comercial. Por lo tanto, en nuestro país, también es sumamente importante el uso en el mercado de la marca, por lo que siempre es necesario contar con evidencia de uso, como material publicitario, fotografías, presencia en redes sociales, número de ventas, entre otros. Este uso y reconocimiento siempre será útil al momento de demostrar que la marca es utilizada en el mercado nacional por lo que es reconocida por los consumidores, lo que nos puede ayudar a fortalecer una acción por infracción marcaria o competencia desleal.
Otro punto importante de este caso es la necesidad de contar con una vigilancia ya sea a través de medios físicos y tecnológicos. Es por ello que, tanto las empresas como personas deben contar con protocolos internos de monitoreo, es decir, vigilancias activas en donde se revise de forma constante las tiendas, supermercados, redes sociales y servicios, para detectar alguna infracción en caso de que ocurra.
Este caso es un ejemplo para que no nos conformemos en registrar solo la denominación o logotipo de la marca. La verdadera protección requiere un enfoque integral que abarque la presentación total del producto: nombre, envase, colores, tipografía, forma y elementos gráficos.
Asimismo, lo ideal es siempre mantener documentación actualizada sobre el uso y promoción de la marca es esencial para acreditar la reputación y la fuerza distintiva ante INAPI o los tribunales.
Finalmente, reaccionar oportunamente ante imitaciones es vital, para lo cual debemos contar con una vigilancia activa de nuestros productos o servicios.
Este debate ocurre en un contexto global de transformación digital, creciente uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y una expansión exponencial del tratamiento de datos por parte de entidades públicas y privadas.
En el panorama digital en rápida evolución, el uso de cookies y otras tecnologías de rastreo se ha vuelto cada vez más generalizado, planteando cuestiones legales con las que los tribunales estadounidenses continúan lidiando.
Es una pregunta que parece básica, pero que genera más confusión de lo que uno imagina. De hecho, es habitual que lleguen personas que han invertido tiempo y dinero en un producto o en una creación, creyendo que con “registrar la marca” están protegidos frente a todo.
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