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Edición Nº 95 | Enero/Junio 2025
PopSockets: Protección de la marca tridimensional y reconocimiento de su distintividad
PopSockets LLC es una compañía de accesorios de consumo electrónico de Boulder, Colorado, EUA, que produce soportes removibles para dispositivos electrónicos portátiles. Fue fundada en 2012 por David Barnett, quien creó el soporte pegando dos botones a su teléfono móvil.
Por Natalia Paladino y Andrea Casales, Cervieri Monsuárez
Su original producto, el PopGrip, ha sido vendido en más de 75 países alrededor del mundo, convirtiéndose así en su producto estrella.
PopSockets LLC es titular de una familia de marcas las que han sido registradas en varios países del mundo, entre ellas, PopSockets, PopClip, PopThirst, Pop.
También es titular de marca tridimensional, la cual ha sido objeto de constantes intentos de imitaciones y copias en distintos países del mundo, incluido Uruguay, lo que llevó a solicitar el registro de la marca en este país para obtener su debida protección.
Antecedentes
Requisitos para el acceso al registro de una marca 3D en Uruguay
De acuerdo con la regulación en materia de registro de marcas tridimensionales en Uruguay, sin perjuicio de que dicho signo debe reunir los requisitos básicos exigidos para todas las marcas, a saber, ser un signo original, distintivo y novedoso, para el registro de marcas tridimensionales se requiere adicionalmente cumplir con:
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que consista exclusivamente en volúmenes;
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que posea una distintividad por sí misma;
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que la marca pueda ser expresada en tres dimensiones: alto, ancho y profundidad.
No se admite el registro de marcas tridimensionales que se acompañen con elementos denominativos, figurativos o colores.
De la marca 3D solicitada a nombre de PopSockets LLC
I. Solicitud
Con fecha 10 de noviembre de 2017 se solicitó el registro de la marca tridimensional, bajo acta n.º 489.105 en clase int. 9. La marca fue solicitada exhibiéndose cada una de las vistas del producto, en las que se aprecia claramente el volumen y aspectos distintivos de la marca, tal como se puede apreciar en la imagen.
II. Oposición de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Con fecha 3 de junio de 2020, la DNPI dedujo oposición de oficio por considerar que la marca solicitada no cumplía con los requisitos necesarios para acceder a registro, ya que por el contrario era una marca que carecía de novedad, especialidad o distintividad respecto de los productos de terceros competidores. En definitiva, entendió que la marca presentaba la forma usual y genérica del producto.
El examinador se basó en antecedentes resultantes de una búsqueda web que arrojaba como resultado diferentes sujetadores para celulares.
III. Defensa
Notificados de la oposición de oficio, Popsockets LLC presentó su defensa con base en los siguientes argumentos:
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que la marca tridimensional cumplía con los requisitos necesarios para acceder a registro;
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que la marca solicitada protegía sujetadores para dispositivos móviles de la clase int. 9, pero no cualquier tipo de sujetador sino uno específico, creación intelectual de PopSockets. La marca presentaba una forma particular, caprichosa y no necesaria para el tipo de producto solicitado.
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que en el mercado de los soportes y accesorios para celulares existía una infinidad de formas, las cuales se evidenciaban en la propia búsqueda de Google realizada por el examinador y citada en su informe de oposición. Pero la marca solicitada reivindicaba una en particular y especial, creación de su titular;
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que el hecho de que el resultado de la búsqueda arrojara publicaciones referentes a la marca solicitada o que reproducían su forma (sin entrar en la consideración de si estas eran originales o se trataba de copias), y que estas se identificaban con PopSockets, confirmaba la absoluta distintividad y notoriedad de la marca;
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que el hecho de que terceros de mala fe utilizaran y comercializaran productos en infracción a la marca de PopSockets no podía constituir una causal de nulidad del signo que legítimamente fue posicionado por su titular en el comercio;
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que, sin perjuicio de la distintividad de la marca per se, esta configuraba una marca notoria, reconocida internacionalmente y asociada por el consumidor con PopSockets LLC.
La prueba ofrecida y aportada en el caso fue crucial para demostrar la distintividad de la marca y la asociación del signo con PopSockets LLC.
IV. Dictamen de la DNPI
Por dictamen de fecha 4 de diciembre de 2023, la DNPI entendió que la marca solicitada configura un signo distintivo, que presenta características ornamentales particulares y no necesarias para el tipo de producto solicitado.
El análisis del asesor tomó en consideración todos los argumentos de defensa expuestos y prueba ofrecida, y concluyó que la distintividad de la marca fue debidamente demostrada, reconociéndose la plena distintividad y originalidad para los productos de interés.
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